從兩件典型案例看商標的使用問題

作者 | 李淑娟 馬雲濤 上海天聞世代律師事務所律師

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商標的使用是商標維持商標註冊及產生識別功能的唯一途徑，可以說「使用」是商標的靈魂，不使用則魂去，淪為「殭屍商標」。新《商標法》在第四十八條中針對「商標的使用」做了專門的解釋：「將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。」雖然立法上明確了商標的使用行為，但在實務中常常存在「象徵意義」的使用行為，我們近期處理的商標民事侵權案件中就涉及到這個問題。那麼如何在商標行政案件中及民事案件中認定商標是「象徵意義」的使用還是「真實意圖」的使用；在商標民事案件中認定「真實意圖」或「象徵意義」的使用與商標近似判斷又是什麼關係。

在商標撤三案件中，「象徵意義」上的商標使用案例存在不少，比較典型的是「大橋DAQIAO及圖」商標案。金連琴是第1240054號「大橋DAQIAO及圖」商標的權利人，杭州油漆有限公司向國家工商行政管理總局商標局提出「撤三」申請，商標局認為金連琴提交的使用證據有效，維持了該商標的註冊。杭州油漆公司不服商標局的決定，向商評委提出複審，商評委依然維持了該商標的註冊。杭州油漆公司不服商評委的決定，向北京一中院提起行政訴訟，北京一中院認為金連琴提交的《商標許可合同》、《授權委託加工合同》及發票等證據，無法證明商標權人實施了真實的銷售行為。商標權人在《湖州日報》發布的廣告，並有廣告發票相印證，雖然屬於「商標意義上的使用行為」，但鑒於其僅為一次性的廣告投放行為，未達到一定規模，在無其他證據佐證的情況下，無法認定該使用行為屬於「真實的、善意的商標使用行為」。商標權人雖提交了銷售發票，但其也僅為一次性的銷售行為，未達到一定銷售規模。綜上，一審法院認為其在三年期限內未行使《商標法》意義上的使用行為，撤銷了商評委的決定，判令商評委重新作出決定。金連琴不服一審判決，提起上訴，二審法院認為，判斷商標使用行為是否僅以維持註冊效力為目的的象徵性使用商標的行為，應綜合考察行為人使用該商標的主觀目的、具體使用方式、是否還存在其他使用商標的行為等因素，從涉案商標三年期間的商品銷售情況來說，銷售額僅為1800元，認為其不是出於真實商業目的的使用涉案商標。最終法院駁回上訴，維持原判。

而在商標侵權案例中，將「象徵意義」使用的商標作為維權依據的案例相對較少，出於訴訟風險考慮，一般不會有人將「底氣不足」的商標向他人發起「戰爭」。但在「紅河紅」商標民事糾紛案中，「紅河」的商標權人濟南紅河飲料製劑經營部在未提供該商標具有「商標法意義上的使用行為」的證據材料情況下，要求雲南紅河公司停止「紅河紅」商標。雖然在再審審理期間，濟南紅河經營部提交了複印自另案濟南中院卷宗的一份合作協議；濟南紅河經營部與山東華獅啤酒有限公司簽訂的定作承攬合同；濰坊長虹彩印廠開具給濟南紅河經營部的銷售發票，銷售商品為啤酒包裝箱、瓶貼，金額為2200元；濟南紅河經營部委託生產的紅河啤酒瓶貼及紅河啤酒產品照片，還提交了銷售一箱紅河啤酒的發票，上述證據均不足以證明該商標具有「真實意圖」的使用行為。而「紅河紅」商標經過雲南紅河公司較大規模的持續性使用，已經具有一定的市場知名度，已形成識別商品的顯著含義，應當認為已與「紅河」商標產生整體性區別。以一般消費者的注意力標準判斷，容易辨別「紅河紅」啤酒的來源，應認為不足以產生混淆或誤認，而且，由於濟南紅河經營部的商標尚未實際發揮識別作用，消費者也不會將「紅河紅」啤酒與濟南紅河經營部相聯繫。綜合考慮本案中「紅河紅」商標與「紅河」註冊商標的字形、讀音、含義以及二者的顯著性程度和知名度、商標實際使用情況等相關因素，最終法院認定二者不構成近似商標，雲南紅河公司使用「紅河紅」商標的行為未侵犯濟南紅河經營部的「紅河」註冊商標專用權。

從上述兩個案例可以看出，商標撤三案中認定是否構成「商標的使用」是維持商標有效性的重要考量因素，不會考慮商標近似及混淆性問題；在商標侵權認定中則是商標近似的重要考量因素。上述兩案例具有共通之處，法院主要從涉案商標的商品銷售數量、金額、時間、廣告投放次數、商品銷售的發票記錄、企業所獲榮譽、商標使用的主觀目的等要素，對是否構成「象徵意義」的商標使用還是「真實意圖」的商標使用進行分析。但實踐中通過上述幾點要素來認定還似乎有點不夠，因為有些情況更為複雜，而難以認定。

例如商標權人有意識的間歇性投放少量廣告、簽訂大量銷售合同但只拿出少量銷售發票和證據、簽訂大量許可使用協議而無真實被許可事實。另外，權利人以自己為初創型企業或瀕臨破產的理由來主張其商標具有「真實使用」意圖，只是限於企業自身經營情況而無法提供較大銷售數量、較長銷售時間、所獲榮譽等。綜合法院的考量因素，筆者認為判斷商標是「象徵意義」的使用還是「真實意圖」的使用，應當考慮如下因素：（1）商標使用的時間、規模、頻率。商標使用的時間越長，時間跨度越大，頻率越高，越能說明商標權人在持續經營的該商標，提供的證據最好是經過公證的產品包裝內容、生產日期內容等，銷售記錄、發票等。（2）商標使用的方式。提供的證據可以是委託加工合同、授權許可使用合同、廣告宣傳合同、銷售合同、展銷會合同、品牌入駐合同等等。（3）當事人的經營能力。正如上方所述，當事人的經營能力與舉證能力密切相關，公司規模和經營能力越強的，則證據的要求應當更為嚴格；而公司經營能力較弱，如初創型企業、瀕臨破產型企業，則使用的證據應當適當降低。（4）商品本身的特性。對於商品工藝特別複雜、耗時的，如較大物件的商品、高品質的商標等無法批量生產的，應當在生產規模和銷售數量上予以放寬。

在商標民事糾紛中，商標的使用與商標近似判斷緊密相連，如果商標權人從未實際使用或只是「象徵意義」的使用，其作為商標的識別功能就不能彰顯，商標的顯著性和知名度無從談起。從商標近似的認定來講，認定商標是否近似，應當考慮請求保護註冊商標的顯著性與知名度，還應當考慮近似是否達到足以造成市場混淆的程度，無使用就不可能混淆，即使存在使用行為，如果不能證明該使用行為達到一定的規模、產生一定的顯著性，同樣也不可能產生混淆。另外，筆者認為，除了上文顯著性與知名度外，在商標近似認定時，也應當考慮涉嫌侵權人是否具有「混淆」的主觀意圖，正如「紅河紅」案，「紅河紅」商標的知名度遠高於「紅河」商標，當事人根本就不具有造成混淆的不正當意圖，不可能去攀附一個不具有知名度的「紅河」商標。

「象徵意義」的使用是非正當的商標使用方式，該行為會讓商標喪失其標識功能和排他權能，如果權利人試圖依靠這樣的商標來攫取不正當利益，最後的結果可能會得不償失，因為這極有可能使自己在商標戰爭中失掉商標權。