觀點 | 通信領域中系統級權利要求適用權利用盡原則的問題

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2017年3月22日，北京知識產權法院發布（2015）京知民初字第1194號民事判決書，就西電捷通公司訴索尼公司侵害發明專利權糾紛一案做出判決，索尼被判停止侵權及侵權賠償近900萬元。

涉案專利為「一種無線區域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法」、專利號為ZL02139508.X的發明專利。涉案專利共有14項權利要求，原告在本案中主張權利要求1、2、5、6。因為下文僅需以權利要求1為例展開討論，列出該權利要求內容如下：

1、一種無線區域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法，其特徵在於，接入認證過程包括如下步驟：

步驟一，移動終端MT將移動終端MT的證書發往無線接入點AP提出接入認證請求；

步驟二，無線接入點AP將移動終端MT證書與無線接入點AP證書發往認證伺服器AS提出證書認證請求；

步驟三，認證伺服器AS對無線接入點AP以及移動終端MT的證書進行認證；

步驟四，認證伺服器AS將對無線接入點AP的認證結果以及將對移動終端MT的認證結果通過證書認證響應發給無線接入點AP，執行步驟五；若移動終端MT認證未通過，無線接入點AP拒絕移動終端MT接入；

步驟五，無線接入點AP將無線接入點AP證書認證結果以及移動終端MT證書認證結果通過接入認證響應返回給移動終端MT；

步驟六，移動終端MT對接收到的無線接入點AP證書認證結果進行判斷；若無線接入點AP認證通過，執行步驟七；否則，移動終端MT拒絕登錄至無線接入點AP；

步驟七，移動終端MT與無線接入點AP之間的接入認證過程完成，雙方開始進行通信。

在談及本案所涉「權利用盡原則」之前，應該指出的是，原告的各個方法權利要求均涉及由多個裝置執行的步驟。這種權利要求撰寫方式，被稱為「系統級權利要求」，是業界所忌諱的。

在通信領域中，本案權利要求所涉裝置通常是由不同的廠商生產、銷售、運維的。如本案附圖3所示，MT（例如手機）通常由消費者用於「非生產經營」目的，AP和AS則通常在移動服務運營商一側。這些設備在由不同主體購買后，往往難以找到一個實體以「生產經營目的」既運行MT又運行AP和AS來實現此類「系統級權利要求」。尤其是，與美國不同，要求必須以「生產經營目的」實施專利技術方案，方構成專利侵權，這就造成在相關設備售出后找到合適的侵權方更為困難。

因此，這類技術方案通常是以相關設備的「視角」為基礎，分別撰寫包括單個設備所實施的步驟的方法權利要求。當然，還常常分別為這些撰寫設備撰寫產品權利要求。如此，方可在後續侵權中，方便選擇維權對象，收集侵權證據，對發明創造提供更周全的保護。

回到涉案專利這種「系統級權利要求」。在已經將權利要求寫成這樣的情況下，坐視侵權行為，也並非毫無救濟途徑。對於通信設備而言，設備製造時和售出前，廠商測試設備的確可能實施所有的該設備支持的SEP相關技術方案，以便確保設備「合格」，符合相關標準。本案中，原告認為，被告的侵權行為包括其在被控侵權產品的設計研發、生產製造、出廠檢測等過程中均需驗證手機無線區域網鑒別與保密基礎結構（WAPI）功能是否正常，以便確認能否通過工信部入網檢測，在此過程中，被告必然要單獨實施涉案專利。

被告辯稱，其用於WAPI測試的IWN A2410設備（AP和AS設備）系實現涉案專利的專用設備，且由原告合法銷售，故在被告使用AP和AS「驗證」MT時，涉案專利已經權利用盡。對此，法院認為：專利法第六十九條第一款第（一）項僅規定了專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品這兩者存在權利用盡的問題，「使用方法專利」不存在權利用盡的問題或者沒有規定權利用盡的必要，故「使用方法專利」不屬於專利法規定的權利用盡的範疇。本案中，涉案專利為使用方法專利，據此，被告主張的IWN A2410設備為實現涉案專利的專用設備、由原告合法銷售進而原告專利權用盡等理由均缺乏適用的法律基礎，故原告銷售檢測設備的行為並不會導致其權利用盡。

針對該判決，已經有多篇文章對法院上述意見提出質疑。有觀點認為，上述判決與北京高院在《專利侵權判定指南（2017）》第131條第（4）款相衝突，其明確指出以下行為不視為侵犯專利權：「方法專利的專利權人或者其被許可人售出專門用於實施其專利方法的設備后，使用該設備實施該方法專利」。

筆者認為，法院判決的確可稱為嚴格依照法律規定，卻未能顧及「權利用盡原則」的原理。上述質疑使用北京高院的經驗總結作為依據，無疑是有道理的，但卻未能針對本案所涉系統級權利要求導致的特殊情況展開討論。

因此，有必要回顧針對方法權利要求的「權利用盡原則」來源和精神，更有必要落實到本案原告所售疑似致使其「權利用盡」的設備，從而具體討論該原則的在本案的適用。

對於權利用盡原則存在兩個理論基礎，一是源於英國的模式許可制度，一是源於德國的利益平衡理論。一般認為利益平衡理論更具合理性[1]。根據該理論，專利權人第一次將「體現」其專利的產品銷售後就用盡了其專利權，為了平衡專利權人利益及社會公共利益，應在維護專利權人正當利益的基礎上，對專利權的行使附加必要限制。

在美國，方法權利要求的「權利用盡原則」是通過最高法院在2008年Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案確立的。

該案的基本案情是，原告LG公司擁有一系列計算機系統和方法相關專利，其與Intel公司達成了一項許可協議，約定允許Intel製造和出售由LG專利所保護的計算機系統中的微處理器和晶元組。Intel公司將其微處理器和晶元組組件出售給第三方計算機製造商，例如被告Quanta公司，Quanta公司通過將Intel提供的組件和非Intel生產的組件（例如，計算機存儲器和匯流排）進行組裝來製造計算機。LG公司的專利權利要求涵蓋了這些計算機，也就是說，Quanta所組裝和銷售給消費者的這些組件的整體組合實施了LG公司的專利。LG聲稱Quanta公司對計算機的銷售行為侵犯了其專利權，而Quanta則辯稱，基於專利權利用盡抗辯原則該公司不必承擔侵權責任。

值得一提的是，該案涉及三個專利[2]，包含方法權利要求，且其中的方法並非「產品製造方法」，而更像本案中的所謂「使用方法」[3]。在該案中，CAFC認為「權利用盡原則」不適用於方法權利要求。美國最高法院則認為，方法權利要求與裝置權利要求並非是涇渭分明的，很多發明既可以寫成裝置權利要求，也可以寫成方法權利要求，若認為「權利用盡原則」不適用於方法權利要求，「權利用盡原則」就會被輕易繞過了[4]。

針對在方法權利要求上適用權利用盡原則時，美國最高法院引用Univis判例，指出，其適用的前提有兩個：1）合法銷售的組件的唯一合理預期用途就是實施本方法專利，且2）該組件實質地體現了該專利[5]。具體對該案而言，美國最高院指出，Intel的產品除了組裝到計算機系統中並實施LGE的專利外並無其他合理用途，並且Intel的產品包括了涉案專利的每一個實質性的帶來了創造性的特徵，經添加常用步驟或標準部件就可實施該專利（constitutea material part of the patented invention and all but completely practice thepatent）[6]。在該案中，

應指出的是，上述兩個前提是有區別的。尤其應該注意到，某個組件並不具備其他用途，不意味著其必然可「實質上體現」該專利，該組件可能僅僅能使用該專利中微不足道的一個功能。

那麼，應認為本案中原告銷售的AP/AS設備（中的WAPI功能模塊）並不具備其他用途，但它是否實質地體現了該專利，包括了涉案專利的每一個實質性的帶來了創造性的特徵呢？或者，按照高院上述指南的表述，AP/AS設備是否是專用於實施該方法的設備呢？

筆者認為，由於AP/AS設備（即便組合在一起），也僅執行權利要求1中7個步驟中的步驟2-5，步驟1、6、7或用於執行這些步驟的MT也顯然並非是本領域的公知設備,AP/AS設備因此沒有包括涉案專利的每一個實質性的、帶來了創造性的特徵，並未達到「實質地體現」該專利的程度。

或者，從北京高院指南中「專門實施該方法的設備」這個概念出發也可得到該結論。如果認為被控侵權產品中由WAPI晶元、WAPI模塊等組合而成的WAPI功能模塊組合系實施涉案專利方法的專用設備（這正是原告主張的，筆者並不贊同這一主張），那麼原告所售出AP\AS中相應功能模塊也應要視為實施專利方法的專用設備。應當說，對於本案方法權利要求這種「收-發」（客戶端-伺服器，或者用戶終端-接入點）類的方案，收方和發方兩者在執行方法步驟往往具有同等重要性，他們是相互依存的，又是近似互為鏡像的。即，原告所出售的產品AP/AS中相應功能模塊並非一般意義上的「專門用於實施其專利方法的設備」。倘若原告同時既出售AP/A，又出售MT或者WAPI功能模塊，這一套設備（中的相應用於執行WAPI功能的模塊）才是一般意義上的「專門用於實施其專利方法的設備」。對於購買了這一套設備的購買者之後使用這一套設備的使用行為，才產生一般意義上的「權利用盡」。

或有觀點認為：根據判決的邏輯，一個生產測試設備的公司A，申請專利的時候既保護了產品，又保護了測試方法，那麼在把測試設備賣給公司B之後，還可以再起訴公司B侵犯測試方法專利權，顯然不公平。然而，在本案中，原告在售出AP/AS設備時候，顯然合理的期待是購買者會將其與合法的經授權MT組合起來使用，AP/AS設備也並非主要用於「測試」用途，即便談及測試用途，原告的合理期待也是將其與合法的經授權而製造的MT組合起來測試。因此，對於未經授權製造MT的過程中或製造完畢后使用所購買AP/AS設備對侵權產品MT進行測試，起訴侵權，與權利用盡原則並不衝突，也完全不存在不公平的情況。

綜上，雖然不贊同法院機械地依照法規拒絕適用權利用盡原則，筆者仍然認為由於被告使用的原告所售出的AP/AS設備沒有達到實質地體現了該專利的程度，被告在該測試中實施涉案專利不能使用權利用盡原則進行抗辯。

值得指出的是，上文僅針對原告提出的被告測試過程中「直接侵權」的主張進行討論，並不涉及原告提出的被告「幫助侵權」的主張。但應提出的是，根據上文的分析，被告製造的MT產品（中的WAPI功能模塊）在「權利用盡原則」的語境下，並非「專門用於實施其專利方法的設備」，但在間接侵權判定的語境下，則可謂「專門用於實施涉案專利的設備」。《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條規定，「明知有關產品系專門用於實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬於侵權責任法第九條規定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持。」可見，在間接侵權判定的語境下，甚至專用於實施專利的零部件，中間物等都被認為符合要求，這些零部件和中間物顯然並非達不到「構成了涉案專利的實質特徵，其經添加缺少常用步驟或標準部件就可實施該專利」的標準，同樣地，對於專用於實施專利的「設備」，也不需要達到「權利用盡原則」的語境下的這一標準。

或有觀點認為，高院上述指南中第131條的「專門用於實施其專利方法的設備」應該與《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條中的「專門用於實施專利的……設備」做相同理解，而非與美國的判例標準一致。然而，這顯然是錯誤的，如果認為專利權人售出僅能完成其專利中某一非實質性功能的卻並不具備其他合理預期用途的零部件，就造成其權利用盡，無法主張使用了這一零部件同時完成該專利實質性功能的製造商侵權，這對於專利權人是顯然不公平的，與權利用盡原則相違背。

這樣看來，法院在判斷間接侵權時候，認為「對於硬體和軟體結合的WAPI功能模塊組合而言，其在實施涉案專利之外，並無其他實質性用途，故應該被認定為專門用於實施涉案專利的設備」的論斷，筆者是支持的。

注 釋：

[1]北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》理解與適用第519頁，2014年9月版

[2] Patent Nos. 4,939,641(』641); 5,379,379 (』379); and 5,077,733 (』733)

[3]例如，733案獨權15為「A method fordetermining priority of access to a bus among a set of devices coupled to thebus, each device being represented for priority purposes by a node in a groupof nodes and each node having a priority relative to a single node currentlyhaving the highest priority, the method comprising the steps of: …」。

[4]Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.,最高院指出：Apparatusand method claims 「may approach each other so nearly that it will be difficultto distinguish the process from the

function of the apparatus.」 By characterizing their claims as methodinstead of apparatus claims, or including a method claim for the machine』spatented method of performing its task, a patent drafter could shield practicallyany patented item from exhaustion.

[5]Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.,最高院指出：Weagree with Quanta that Univis governsthis case. As the Court there explained, exhaustion was triggered by the saleof the lens blanks because their only reasonable and intended use was topractice the patent and because they 「embodie[d] essential features of [the]patented invention.」 316 U. S., at 249–251.

[6]Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.,最高院指出：First,LGE has suggested no reasonable use for the Intel Products other thanincorporating them into computer systems that practice the LGE Patents: Amicroprocessor or chipset cannot function until it is connected to buses andmemory. Second, like the Univis lensblanks, the Intel Products constitute a material part of the patented inventionand all but completely practice the patent. The only step necessary to practicethe patent is the application of common processes or the addition of standardparts. Everything inventive about each patent is embodied in the Intel Products.