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北京知產法官為您解讀商標惡意搶注的判定規則——以「明知或應知」的主觀狀態為核心

本文轉載自中華商標雜誌」,和我們一起分享專業知識

要旨: 《 商標法》 第三十二條後半段是遏制商標惡意搶注的重要條款, 司法機關對惡意搶注的遏制力度大小, 體現了對於商標註冊人誠實信用要求的高低。 在實踐中應當結合該條款的立法目的和具體案情, 以主觀狀態為核心, 把握各要件的判定標準: 首先, 對在先使用商標的知名度不宜劃定客觀統一的標準; 其次, 知名度只是推定註冊人對在先商標「 明知或應知」 的主觀狀態, 從而認定惡意的重要因素之一; 最後, 還可以通過在先商標的獨創性、 雙方所處地域和行業以及註冊后的行為等多種因素推定註冊人的主觀狀態。

《 商標法》 第三十二條後半段規定「不得以不正當手段搶先註冊他人在先使用並有一定影響的商標」。 這是商標授權確權的法律依據中最常與「惡意」聯繫起來的法律規定, 經常被稱為「惡意搶注」條款。 怎樣解讀該條款的構成要件, 在司法實踐中仍存在一些問題和分歧。 筆者認為, 應當以主觀要件為核心, 確定該條款的適用規則。

最高人民法院2010年4月20日發布的《 關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》 第十八條規定, 「如果申請人明知或者應知他人已經使用並有一定影響的商標而予以搶注, 即可認定其採用了不正當手段」。 因此, 「明知或應知」他人商標而予以搶先註冊就是「不正當手段」的涵義, 是惡意的集中體現, 對此判定的重要前提是註冊人對在先商標「明知或應知」的主觀狀態。

在先商標「具有一定影響」是惡意搶注條款的重要構成要件。 《 關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》 第十八條規定, 「在境內實際使用並為一定範圍的相關公眾所知曉的商標, 即應認定屬於已經使用並有一定影響的商標」。 因此, 「有一定影響」要求在先使用的商標達到一定知名度, 然而這種知名度應當達到怎樣的標準, 在司法實踐中並不統一, 也一直存在爭議。

(一)「有一定影響」不宜劃定客觀統一的標準

有觀點認為, 「有一定影響」應當達到相當於馳名商標的程度。 主要理由是, 《 商標法》第三十二條後半段是對未註冊商標的保護, 禁止惡意搶注的對象是他人在先使用但是並未註冊的商標。 眾所周知, 《 商標法》 採取申請註冊制。 一般情況下, 對於商標的保護以註冊為前提。 然而商標法第三十二條賦予了未註冊的商標一種排斥在後商標註冊的效力。 即使是未註冊馳名商標, 《 商標法》 第十三條給予的保護也僅限於相同或類似商品上, 並且限于禁止複製、模仿、 翻譯馳名商標的行為。 因此, 商標法第三十二條後半段給予未註冊商標的保護程度不應當高於未註冊馳名商標。 若給予未達到馳名的未註冊商標過高的保護, 可能對商標註冊制度造成衝擊, 使得商標使用人失去申請註冊的動力, 可能引發商標註冊體系的混亂。 據此, 該觀點認為, 應當為「有一定影響」劃定一個客觀統一的標準, 即構成馳名。

針對上述觀點, 筆者認為, 《 商標法》 第三十二條後半段固然是對未註冊商標提供一種保護, 但其更重要的立法目的是遏制惡意搶注行為。 根據《 歐盟商標條例》 第52條第1款b項規定, 「歐盟商標申請人有惡意申請行為的, 該歐盟商標得被宣告無效」[1]。 在歐盟, 根據上述規定, 所有惡意的商標註冊都可以被撤銷。 這裡「惡意」的範圍較為廣泛, 包含各種表現形式的非善意註冊。 例如: 在雙方合作共同經營某品牌過程中, 其中一方私自將商標進行註冊, 就被認為是「惡意」申請, 另一方可以請求撤銷該商標。 可見, 歐盟法律對於惡意註冊的制止力度是較大的, 《 歐盟商標條例》 第52條第1款b項幾乎涵蓋了申請人通過各種途徑獲知他人正在使用的商標而予以搶注的所有情形。 對「惡意」範圍大小的設定, 從表面上看, 將影響惡意搶注條款的實施效果; 從本質上看, 則體現了法律為商標申請人所設定的誠實信用義務的高低。 在商標授權確權案件中對法律要件的解讀和把握, 不僅將影響法律實施的效果, 同時也必將引導市場經營者的行為。 雖然是商標註冊制國家,但是, 在獲知他人商標雖未註冊但已經使用的情況下, 法律要求申請人尊重和避讓的義務越高, 越能夠有效避免秩序混亂和後續糾紛, 越能夠引導和培養出理性的經營者, 越能夠激勵更多強大的自主品牌的誕生和發展。

因此, 筆者認為, 鑒於惡意搶注情形的多樣性, 不宜為「有一定影響」設置過於統一、客觀的標準, 對其把握應當更為寬泛和靈活,否 則 , 該 條 款 將 難 以 發 揮 制 止 惡 意 搶 注 的 作用, 不利於商標註冊質量的提高和競爭秩序的穩定, 亦可能影響國際上對經營者普遍誠信評價的高低。

(二)「有一定影響」是推定註冊人主觀「明知或應知」的重要因素

筆者認為, 「有一定影響」的判定應當根據個案情況具體把握, 達到可以推定主觀「明知或應知」的程度即可。

在原告娜可絲實驗室有限公司訴商標評審委員會、 第三人鄭滄宇商標不予註冊(異議)複審行政糾紛案[2]中( 下稱娜可絲案) , 法院判決指出「在對知名度要件進行認定時, 很難對引證商標知名度的高低設定明確統一的客觀標準, 而往往將其作為考查被異議商標註冊人惡意的考慮因素之一」。 可見, 知名度既是《 商標法》 第三十二條後半段適用過程中的一個客觀要件, 更是推定註冊人主觀明知或應知的重要考量因素之一。

對在先商標的應知或明知, 是註冊人的主觀狀態, 並沒有證據能夠直接證明, 而僅可能通 過 客 觀 表 現 予 以 推 斷 。 往 往 在 先 商 標 知 名度越高, 註冊人知曉該商標的可能性越高。 因此, 在先商標的知名度, 是推斷註冊人對在先商 標 知 曉 的 重 要 因素。 從這個角度分析可知, 不需要為「有一定影響」劃定一個客觀的標準, 而是應當以足以推定註冊人「明知或應知」為標準, 進行個案判斷。

( 三 ) 「 有 一 定 影響」的具體證據要求

《關 於 審 理 商標授權確權行政案件若干問題的意見》 第十八條規定, 有證據證明在先商標有一定的持續使用時間、 區域、 銷售量或者廣告宣傳等的, 可以認定其有一定影響。 該規定對能夠證明在先商標知名度的證據內容進行了列舉,然而在司法實踐中, 有關證據的採納標準問題仍

然較為突出。

1、 是否所有銷售、 宣傳的證據都可以作為在先使用的證據

在瑪麗薩公司(MALISAR SARL)訴商標評審委員會、 第三人義烏市雪芙蓉化妝品有限公司[3]不予註冊(異議)複審行政糾紛案中, 瑪麗薩公司提交了其在香水上在先使用「Remy Marquis」的證據, 但沒有獲得法院的支持。 瑪麗薩公司提交了通過谷歌搜索引擎搜索「Remy Marquis」的中文檢索結果以及「Remy Marquis」香水在其他國家或地區銷售、 宣傳的證據。 針對這些證據, 法院認定, 通過谷歌搜索引擎搜索「RemyMarquis」的中文檢索結果, 雖然顯示相關公眾能夠通過網路了解「Remy Marquis」是法國香水的品牌, 但該結果未顯示「Remy Marquis」與瑪麗薩有限公司的聯繫, 所有「Remy Marquis及圖」和「Marquis」標誌的使用證據均發生在境外, 瑪麗薩公司在庭審中對此亦承認, 本案的現有證據不能證明上述標誌已經在進行了實際使用並在的相關公眾中形成了一定認知,據此判定在先商標並未滿足「有一定影響」的要件。 根據該案裁判, 雖然對於「有一定影響」的證據不宜確定統一的標準, 但在當事人對在先商標使用事實的舉證過程中, 至少應當滿足一個要求, 即《 關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》 第十八條規定的「在境內實際使用」的要求, 這是知識產權地域性的體現。

2、 是否所有域外使用證據均不可接受

知識產權地域性是否導致所有域外使用的證據都不可以被採納, 是司法實踐中存在的重要問題之一。 在前文提到的娜可絲案中, 娜可絲公司提交了Marie Claire雜誌對娜可絲公司及其「NUXE」產品的增刊報道冊; 娜可絲公司於1999-2003年的雜誌廣告清單、 有關娜可絲公司「NUXE」產品在各種時尚雜誌上的廣告頁;娜可絲公司網站上的眾多著名國際時尚雜誌關於「NUXE」產品的廣告刊登情況; 娜可絲公司2004年在台灣地區和香港特別行政區的雜誌宣傳「NUXE」部分廣告列表及報道; 2002-2003年娜可絲公司在新加坡時尚雜誌發布「NUXE」產品廣告情況列表及廣告頁; 在Google上搜索「NUXE」的網頁搜索結果; 國內化妝品論壇有關「NUXE」的產品信息。 在上述證據中, 在大陸地區的使用證據僅包括一份國內化妝品論壇有關「NUXE」的產品信息, 其餘均為在歐美國家以及香港地區的銷售、 宣傳證據。 如果在大陸地區以外的銷售、 宣傳證據均不可接受,則在案證據將難以證明「NUXE」商標構成商標法第三十二條所指有一定影響的商標。 然而, 該案判決作出了如下認定: 「娜可絲公司在商標異議複審中提交的證據以及在訴訟階段提交的補強證據, 能夠證明其在使用『NUXE PARIS及樹圖形』系列商標, 在被異議商標申請註冊日之前已經在歐美國家以及香港地區具有了較高的知名度, 且通過娜可絲公司對其商標的宣傳和使用,使得其『NUXE PARIS及樹圖形』商標具備了較高的商業價值, 具有了一定的影響力。 鑒於化妝品類商品屬於受關注度較高的日常用品, 相關公眾對該類商品的認知程度有別於其他商品, 且客觀上確實存在大量的相關消費者由國外購買並帶回國內使用的情況, 綜合上述因素進行判斷, 能夠認定在被異議商標申請註冊日之前, 娜可絲公司的『NUXE PARIS及樹圖形』商標在化妝品等商品上在大陸地區已為相關公眾所知曉, 並形成了一定的知名度」[4]。

根據娜可絲案的裁判可知, 司法機關並非對於所有域外使用證據均不予接受, 而是結合商標在域外使用的情況以及所使用商品的特點具體判斷, 如果域外使用證據能夠證明境內相關公眾對該商標的知曉程度, 即該商標的影響及於大陸地區, 則該證據可以用於證明在先商標的知名度。

除了在先使用的商標達到一定知名度外, 還有一些因素可以作為推定註冊人對在先使用商標「明知或應知」的考量因素。

(一)商標標識的特點——臆造、獨創與相似

如果在先使用的商標文字系臆造辭彙, 或者商標標識具有一定的獨創性, 那麼在後申請商標與其相近似的程度, 可以用於推定註冊人是否對在先商標「明知或應知」。

在卡比利狄商標異議複審案[5]中, 針對廣東華茂實業有限公司在第20類傢具等商品上申請註冊的「卡比利狄CAPPELLETTI及圖」商標, 凱貝麗帝有限公司提出該商標是惡意搶注了其在先使用並有一定影響的CAPPELLETTI商標。 該案中, 法院指出, 異議人主張被搶注的在先商標是一件臆造商標, 並進一步指出, 「因臆造商標不屬於現有辭彙或圖形, 故除非具有充分合理的理由, 通常可以認定他人只有在知曉該臆造商標的情況下才可能註冊相同或基本相同的商標。 註冊人並未舉證證明涉案商標系由其獨立設計創作,故合理推定註冊人系在知曉在先商標的情況下申請註冊的涉案商標」[6]。

在余春明訴商標評審委員會、 第三人切遲·杜威有限公司ARM & HANMER商標異議複審案[7]中, 法院判決認定, 切遲·杜威有限公司在食用蘇打等商品上在先使用的「ARM & HANMER及圖」商標的獨創性較強, 而被異議商標與該商標的圖形部分幾乎相同, 余春明雖然主張「ARM & HANMER及圖」商標來源於古羅馬神話, 不具有獨創性, 且被異議商標具有「手臂舉起鎚子有力量, 食品使人強壯有力量」的含義, 但上述主張也不能作為被異議商標與「ARM & HANMER及圖」商標的圖形部分高度近似的合理解釋。

(二)商標註冊人與在先使用人的聯繫——所處地域、從事行業

在部分案件中, 當事人所處的地理位置和所從事的行業也可能成為判斷註冊人惡意的重要因素。 註冊人與在先使用人所處地域距離越短, 註冊人與在先使用人從事的行業越接近, 註冊人知曉在先使用商標的可能性越高。

在「仙宮養生泉XIAN GONG YANG SHENG QUAN及圖」商標異議複審案[8]中, 涉案商標由湖南仙宮養生泉飲料有限公司申請註冊, 湖南仙宮礦泉水有限公司提出異議, 仙宮礦泉水公司的證據可以證明在涉案商標申請日前在礦泉水商品上其使用了「仙宮養生泉」商標, 且在一定區域具有一定的影響力。 當事人雙方同處湖南, 且為同業經營者, 其應當知曉上述情況,而仙宮養生泉飲料有限公司仍在與礦泉水商品類似的商品上註冊與在先商標相近似的商標,應認定其具有主觀惡意。

(三)商標註冊人的其他行為——註冊后的使用行為等

在部分案件中, 商標註冊人註冊后的不當行為可以反推其註冊時的主觀狀態。

在「藍帶將軍及圖」商標無效宣告糾紛案[9]中, 涉案商標由山東省雪野啤酒有限公司申請註冊, 肇慶藍帶啤酒有限公司提出無效宣告請求。該案判決認定, 從雪野公司涉及訴爭商標的產品的廣告展示圖片來看, 其存在故意模仿啤酒行業知名品牌的主觀意圖, 也成為判定註冊人註冊時主觀惡意的考量因素。 除此以外, 在ARM & HAMMER案中, 註冊人開辦的公司先後申請註冊了多件與在先使用人公司使用或者註冊的商標標誌高度近似的商標也成為判定惡意的考量因素。

綜 上 , 「 明 知 或 應 知」 是 適 用 商 標 法 第三十二條後半段時對搶注人主觀狀態的要求。 雖然當事人在申請註冊商標時的主觀心態不為人所知, 但是客觀存在的事實及當事人的行為能夠對商標註冊人的主觀心態予以推定。 因此, 在先商標的知名度、 獨創性、 商標註冊人所處的地理位置、 所從事的行業以及註冊商標后的行為等多種因素均可以作為判斷商標註冊人申請時是否「明知或應知」的考量因素。 需要指出的是, 筆者文中提到的所有案例均非僅僅根據唯一考量因素即判定惡意的情形。 因此, 對主觀狀態的判斷, 往往需要綜合考慮多方面因素, 並且這些因素有可能相互影響, 這並非是僅根據某一考量因素就能得出結論的過程。

註釋

[1]「 中歐商標惡意註冊和地理標誌研討會」 資料,2016年6月23-24日。

[2](2012) 一中知行初字第1053號及(2013) 高行終字第86號行政判決。

[3](2012) 一中知行初字第982號及(2012) 高行終字第1937號行政判決。

[4] 同注[2]。

[5](2012) 一中知行初字第335號; (2012) 高行終字第1862號。

[6] 同注[5]。

[7] (2012)一中知行初字第1239號; (2013)高行終字第1311號。

[8](2015) 京知行初字第2000號。

[9] (2015)京知行初字第1155號。



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