「專利侵權律師函」切勿自擺烏龍

專利侵權律師函（以下稱「律師函」或「函件」）也不是誰想發就能輕易發的，弄不好就很有可能自擺烏龍，不但起不到預期的發函效果，還有可能適得其反。所以：找專業人，做專業事。

近日看到一份公開的外觀設計專利無效宣告請求審查決定書（第31994號，案件編號：6W107776），引起筆者注意的是請求人提交給專利複審委員會的一份無效證據是來自專利權人的律師函，在該法律函件中，專利權人指控請求人於2015年開始生產並銷售兩個系列的產品，而所述產品所使用的外觀設計專利已由現權利人於2016年向國家知識產權局提出申請並獲得授權，遂要求請求人立即停止侵害其專利權的行為。

很明顯，撰寫這份律師函的律師應非專利業內人士，否則在其專業知識結構中不可能沒有專利「新穎性」的概念，以致其在律師函中直接承認己方專利方案已在申請日之前就公開了，根據專利法第二十三條第一款對外觀設計新穎性的規定，該外觀設計方案是不符合授予專利權條件的。

實際上，在外觀設計專利資料庫中有著相當一部分授權專利屬於這種情況，即申請人在專利方案被公開后才申請專利，根據法律規定，這種缺乏新穎性的方案是不能獲得授權的，但由於現行對外觀設計只進行形式審查的制度，往往使這類專利得以獲得授權，又因為在先公開的證據或者線索通常由專利申請人掌握，他人即使想無效掉該不應授權的專利，往往也是苦於不能搜集到合適的、充足的在先公開證據而束手無策。

這次倒好，專利權人在發送律師函警告他人侵害其專利權的同時也給對方送上無效己方專利的有力證據，因為根據《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》，這種情況應屬自認，無需對方提供證據予以證明。這就好比專利權人高舉砍刀，口中斷喝：「若不交保護費，先吃我紙糊一刀」一樣，結局可想而知，對方不但不會因為受到恐嚇而交保護費，而是連你手中那紙糊大刀也順便給戳破了。

由此可見，這專利侵權律師函（以下稱「律師函」或「函件」）也不是誰想發就能輕易發的，弄不好就很有可能自擺烏龍，不但起不到預期的發函效果，還有可能適得其反。

那如何才能有效避免類似烏龍事件呢？答案是：找專業人，做專業事。

古代兵刃十八般，當今武器不勝數。每種兵器均有其自身特點，不熟悉某種兵器的人是不能有效使用從而使其產生應有威力的，就像使慣了刀的刀客不能讓他耍軟鞭，駕駛坦克的士兵不能讓他操縱潛艇一樣，由於不專業地使用導致不能發揮兵器的威力事小，要是因為不專業而傷到自己就大事了。

常說專利是現代企業市場競爭中的一種武器，同理，使用這種武器也需要專業人士，最好是即熟悉專利又懂法律的專利律師，上文所說的律師函（也有 「警告函」、「告知函」或「通知函」等稱呼）只不過是專利武器使用中的一個招式，雖然該招式類似「投石問路」那樣簡單，但其中亦有奧妙，不解其意的人用起來出現烏龍事件還真不稀奇。

筆者在工作中接觸、處理過很多有關專利侵權糾紛律師函的案件，有境內的，也有國外的，有代專利權人發出去警告別人侵權的，也有代被警告侵權者回復的，其間林林總總各式各樣，也算總結了一些經驗教訓。

那如何處理專利侵權律師函事宜才算比較專業呢？

像這種律師函通常篇幅不長，一般也就兩三頁，主要內容無外乎以下幾點：

1.我是誰或我受誰委託；

2.我擁有什麼專利權；

3.我發現你的產品或使用的方法落入我專利權的保護範圍；

4.根據法律規定你沒有獲得我的許可就構成侵權了（有時還列舉已經維權成功的案例）；

5.你要立即停止侵權或者趕快聯繫我協商專利許可事宜，否則你麻煩大了；

6.回函期限，回函地址及聯繫方式；

7.附件（一般為權利證書、侵權證據或在先維權成功案例文書等）。

雖然律師函體現在紙面上的工作量並不大，好像一個小時可以出幾份，但其實為了撰寫出一份專業的專利侵權律師函，專利律師在紙面以外還需要做大量的工作，並非短時間便可輕鬆簡單搞定的，主要包括以下幾項內容：

一、了解發函動機

任何有規劃的行動都是有動機的，專利權人（或利害關係人）向涉嫌侵權者（企業、組織或個人）發送律師函，目的多種多樣，目的不同決定了律師函具體撰寫內容上的差異，比如對在行文措辭、訴求表達、發函對象以及發函範圍等方面的不同處理，專利權人發函動機通常有以下幾種：

1.自力救濟維權

眾所周知，知識產權維權難度大，成本高，周期長， 雖發現市場上有侵權行為，專利權人往往也會出現畏難情緒，採用速度快、成本低的自力救濟方式是很多專利權人樂於先行嘗試的維權策略，而自力救濟的主要表現形式之一就是先發送律師函，以期能以通知、喝止、協商或合作等方式簡單快捷地解決專利侵權糾紛。

自力救濟維權雖省錢、省力、省時間，但效果往往不樂觀，根據筆者以往經驗，專利權人發出律師函后，十份之中能有一兩份收到回復就已經不錯了，而能回函或聯繫權利人通過友好協商洽談專利許可或技術合作的情況更是少之又少。

2.公力救濟維權的前奏

當今專利侵權糾紛案件仍以公力救濟為主要手段，即通過司法途徑或行政途徑藉助公權力強制性地解決專利侵權糾紛。司法途徑是指通過向法院起訴侵權行為而獲得救濟；行政途徑是指向知識產權局等行政機關或快速維權中心等職能機構進行侵權投訴，要求查處侵權行為，也可以向海關總署進行海關備案以期海關查扣進出口的侵權產品等。

公力救濟途徑維權雖費錢、耗力、時間長，但效果一般較好，發送律師函通常是專利維權策略中的一環，即發函通知對方侵權后如果其仍不停止侵權行為，若最後裁決結果構成侵權，則有可能因此而加重對侵權者的懲罰力度，是要求法院加大賠償額的一個重要考量因素。

3.在新興市場中圈佔較大份額

有些專利產品生命周期比較短，如果採用公力救濟手段進行維權，等到裁決結果出來時（短則半年，長則幾年）市場很可能分割大局已定，從而使該維權結果喪失了市場競爭上的應有之意，最後權利人可能落得錢花了，精力耗了，時機過了，市場也沒有了的結局。

在上述情況下，通過向市場上涉嫌侵權的競爭對手或經銷商發送律師函，可在一定程度上減輕侵權行為的泛濫，使侵權者有所顧忌，從而降低專利侵權行為給權利人帶來的不利影響，最終有助於專利權人在新興產品市場上進行開疆拓土。

4.增加中標機會

在項目招投標中，競標企業之間的競爭是你死我活地爭鬥，如果某企業手握相關產品或方法的專利權，在這個節骨眼上沒有理由不用一下。

在招投標之前或過程之中，向競標對手或招標方發送專利侵權律師函，以警告對手和提示招標方，在一定程度上會影響到專利權人的中標機會（某些情況下是有決定性作用的）。

5.促進技術合作

當今科技發展日新月異，幾乎沒有哪家企業可以獨佔某個領域的所有技術，因此技術合作是現今乃至未來企業發展的大趨勢。

如果專利權人想與行業內某友商進行技術合作或專利交叉許可，通過發送律師函的方式友好地提醒一下友商，很有可能就此揭開了兩家友好合作的序幕。

當然，一些技術特點比較突出的小型創業公司通過發送專利侵權律師函的方式被行業巨頭髮現，進而導致被收購的例子也不在少數。

誠然，上述列舉的幾個主要發送律師函的動機都要以維護己方的合法權益為出發點，不能基於不誠信的缺乏商業道德的不正當競爭的意圖，否則就有可能玩兒過界，導致自擺烏龍了。

二、核實權利基礎

律師接受委託發送律師函，需要調查核實的第一件事就應該是委託人是否有權利進行委託，即看一下委託人是否是所涉專利權的權利人或利害關係人，再者就是需要核實所涉專利權的法律狀態，看其是否依然有效。

在實際工作中曾遇到過很多沒有權利基礎就要求發送專利侵權律師函的委託人，例如：

1.沒有任何專利權，只因發現別人的產品跟他做的一樣；

2.專利處於申請階段，還未獲得授權；

3.專利權已被宣告無效，或仍處於專利確權的行政訴訟程序中；

4.專利權已過保護期限。

如果沒有權利基礎，無論委託人的動機有多麼純潔，也無論「侵權」情況有多麼緊迫，都是不能發送律師函的。

另外還有一種情況，就是實用新型或外觀設計專利權經專利檢索報告或專利權評價報告評價穩定性較差，該種情況權利人雖擁有有效的專利權，具備發送律師函的權利基礎，但在發送律師函之前也需衡量再三，謹慎發送。

三、研究被控產品

專利侵權律師函不能籠統地警告別人的產品侵犯了專利權，要有明確的指向性，即要明確地告知接收函件的企業其哪些具體的產品涉嫌侵犯了專利權，要具體到產品名稱及型號，並告知其實施了什麼侵權行為，比如是製造、銷售、許諾銷售、使用還是進口等。

在撰寫律師函之前不對被控涉嫌侵權產品進行研究和分析是不負責任的，因為這屬於對侵權事實的基本調查，如果事實都搞不清楚，就不要期望專業結論的合法和正確了。

四、侵權分析判斷

在研究分析被控涉嫌侵權產品的基礎上，根據對涉案專利權利要求保護範圍的界定進行簡易地技術特徵比對，看被控產品所採用的技術\設計方案是否落入涉案專利權的保護範圍，這也是最能體現專利律師專業水平的部分，唯有在經過專業判斷構成專利侵權的情況下，才可建議委託人發送律師函。

五、涉嫌侵權者調查

律師函是要發送給涉嫌侵權者的，讓目標接收人收到函件是對受委託人最起碼的要求，這項工作看似簡單，但在某些情況下也會給發函律師帶來不小的障礙。一種情況是涉嫌侵權者是個人或小企業，專利權人提供的地址或從公開渠道查詢到的地址有時已經過期，或有時乾脆就是假地址，函件發過去就因查無此人而被退回來；另一種情況是涉嫌侵權人是很大的企業，如果不事先搞清楚應該發給哪個地區的哪個部門或哪個具體的負責人，律師函往往不是被退回就是有去無回。

所以，調查清楚準確的目標發函地址和具體的接收人是律師函發送過程中的一項重要工作內容。

六、發函後果評估

發送律師函的最終目的是維護專利權人的合法權益，如果因為發送律師函反而有可能使專利權人的利益受到損害，則這個函件是否應該發送就需慎重考慮了。

所以，在發送律師函之前根據對所掌握情況的分析，對發函行為可能會給專利權人所造成的影響進行評估是很有必要的。

一般來講，因發送律師函可能會給專利權人造成的不利影響主要有以下幾種情況：

1. 打草驚蛇，引起防範

發送律師函就是明確告訴涉嫌侵權者：你侵犯了我的專利權，我已經注意到你了，你現在很危險。這在某種意義上就是提醒侵權者趕緊準備專利侵權糾紛的應對工作，十分不利於權利人後續維權計劃的推進。

如專利權人有維權的總體規劃和決心，最好在發送函件之前就先做好侵權證據和賠償證據的固定工作，以消除因侵權者銷毀、隱藏證據給後續維權所帶來的不利影響。

2.不侵權之訴，改變管轄

根據法律規定，發送專利侵權律師函是被控侵權人向法院提起不侵權之訴的一個理由，專利權人因此有可能被拖入其不願進行的冗長的司法訴訟程序中，而且還將選擇管轄法院的權利拱手讓給了對方。

因此，在發送函件之前就需要制定好相應的後續行動策略，以應對上述可能發生的不利局面。

3. 燃起戰火，引火燒身

上文我們提到對涉嫌侵權者的調查，調查內容除了具體收件地址或聯繫方式外，關鍵還要調查一下對方所擁有專利權的情況，因為是同行業競爭者，如果對方在相同技術領域擁有大量專利權，則發函委託人的產品也很有可能侵犯對方的專利權（這種情況筆者就處理過）。故很有可能因為這封律師函使發函委託人引起對方注意，從而燃起專利戰火，招致燒身之禍。

面對這其中的風險，不進行預先風險評估和制定風險控制策略，最好不要貿然發函。

4.措辭不當，涉嫌不正當競爭

以往發生的案例中，有不少不正當競爭的案件緣由就是由發送律師函引起的，這主要是因為發函人在撰寫律師函時未對案件情況進行客觀調查與核實，或沒有盡到應有的審慎注意義務，在律師函中的措辭有不客觀的情況，或有侵犯他人名譽或詆毀他人商譽之嫌，從而引起接收函件者的反戈一擊。

由於發送律師函而引起對方反訴，被拖入司法訴訟糾紛之中，這肯定不是發函委託人所期望的結果，所以，在撰寫專利侵權律師函時，時刻要提起足夠的注意，以防構成不正當競爭。

七、發函證據留存

發送律師函是一個法律行為，若要其產生所期望的法律效果，則需要對能證明該行為的證據予以留存或固定，比如保留律師函件的備份、快遞單據、簽收記錄等，還可根據該發函行為的重要程度採取公證的形式予以固定。留存該證據不但是受委託發送律師函工作的一部分，而且也可為以後可能進行的專利侵權糾紛程序提供證據，以證明侵權人在明知的情況下仍繼續侵權，彰顯其惡意，當然，在某些情況下也可作為證明因此而起的不侵權之訴是否符合起訴條件的證據。

八、後續溝通工作

如上文所說，有一部分發出的律師函是可以得到回應的，一些回應主要是說明被控產品不構成專利侵權的，也有一些回應是有請求專利許可或技術合作意向的，根據不同的回應，發函律師應將對方的意思轉達給委託人，並提出相應建議，協助委託人處理後續事宜。

講到這裡，大家是否覺得發送專利侵權律師函具有一定專業技術含量呢？是否仍認為誰都可以處理專利侵權律師函呢？是否能找到烏龍事件的根本原因了呢？

作者：劉興彬 廣州專利律師

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君