划重點！美國商標註冊提供使用證據的注意事項

第288期 編號：HDFYZSCQ2017288

單位｜恆都律師事務所 知識產權事業部

作者｜國際商標專業組 吳沛

編者｜恆都微信運營團隊

美國作為世界最大的發達國家，一直是最大的出口市場國之一。近年來，隨著國內出口商知識產權意識的增強，出口美國前先尋求商標權保護已經成為共識。然而，由於美國商標申請遵循「使用在先」原則，新的商標申請需提供實際使用證據（Statementof Use），否則即使通過審查員的初步審查，也會註冊失敗。國內很多申請人往往因使用證據的不合規，或者根本提不出使用證據而導致註冊失敗。

首先，需要明確提交使用證據的情形：

1、基於意向使用（intent to use）申請的。意向使用，即提交申請時沒有實際使用證據，一般申請人需在收到核准通知（Notice of Allowance）之後6個月內提交使用證據。在此情況下，申請人需在通知發出后6個月內使用商標並提交商標使用證據和所需費用。或者，也可以要求延期，在原來期限基礎上申請延期6個月，準備並提交商標使用證據。如果在延期6個月之後還無法提交商標使用證據，申請人還可以再申請延期，即每6個月可以申請一次，最多可申請5次。（如果不申請延期又不能提交使用證據，申請商標即會被視為放棄）。

2、基於已經在美國實際使用的商標的申請，美國專利商標局（USPTO）要求在申請時一併提交使用證據，並且在註冊之日起第5-6年、第9-10年分別提交使用宣誓及使用證據。

3、基於馬德里註冊指定美國的申請，申請人需在註冊之日起第5-6年、第9-10年分別提交使用宣誓及使用證據。

4、基於已經在國外註冊過的商標的申請，申請人需在註冊之日起第5-6年、第9-10年分別提交使用宣誓及使用證據。

值得注意的是：如果在「通知」發出后6個月，申請人沒有及時提交商標使用證據或要求延期提交，可以在過期后2個月內提交請願書，呈請復活商標申請（ file apetition to revive the application ）。

一般來說，美國專利商標局(USPTO)可接受的商品證據具體類型有：

1、貼有商標的產品照片；

2、貼有商標的外包裝；

3、產品標籤或銘牌；

4、帶有該商品照片或文章描述該商品的網頁，商品應附有該申請商標與銷售該產品的信息（如類似於亞馬遜的網頁）；

5、商場銷售申請商標指定商品的櫃檯或者銷售指定商品店鋪的照片；

6、對於指定商品為可下載的計算機軟體，帶有申請商標的使用手冊，或者符合以下條件的屏幕截圖：

1）含有可購買或者下載該軟體的屏幕截圖，該截圖需帶有申請商標標樣；

2）打開該軟體時，導言頁面顯示申請商標的屏幕截圖；

3）該軟體在運行時顯示申請商標標樣的截圖。

同時，申請商標時指定的服務項目證據通常包括以下類型:

1. 紙質或者網路廣告；

2. 宣傳手冊；

3. 餐館的菜單；

4. 營銷推廣材料；

5. 名片、公函抬頭；

6. 商業標識與廣告牌照片；

7. 樂隊表演時帶有樂隊名稱的照片。

商標申請人提交的證據必須是真實的、未經修改的原始證據，清晰可辨，並要求附有申請人的書面聲明，證明所提交證據的實際使用日期至少早於所申請的商標申請日期。

合規的證據總是相似的，不合規的證據則各有不同，美國專利商標局往往基於以下原因，駁回商標申請人提交的證據：

1、所提交的證據沒有顯示申請商標；

2、所提交的證據沒有體現申請商標所指定任何產品或服務；

3、沒有實際使用的證據；

4、所提交的證據證明申請商標所指產品尚未上市，如：預售訂單，是不能被視為合規的使用證明；

5、偽造或修改的商品照片；

6、不能證明申請商標與所指定的服務項目的直接聯繫。

綜上所言，美國商標申請不僅需要在申請時提供使用證據，而且需在商標核准註冊之後，自註冊之日起第5-6年與第9-10年提供相應的使用證據。同時，使用證據的類型多樣，商標申請人需要在日常的商業活動中注意收集保存各種類型的使用證據，以免商標權利出現瑕疵。