西電捷通訴索尼中國：中國版Akamai案？

導讀

通訊領域中，對採用多側撰寫方式的SEP侵權認定，牽一髮而動產業全身，無論是保護自主創新的視角，還是強化賠償的導向，仍要納入「技術化」的分析之中，對分離式侵權、幫助侵權、合理來源抗辯、視為不侵權抗辯等要件進行更為精細化評析，從而平衡不同產業分工的利益，而不應為不合理的撰寫方式「買單」。

文/陳明濤 法學副教授、律師

北京知識產權法院的判決總能引領全國風氣之先。

3月22日，北知院對西安西電捷通無線網路通信股份有限公司（以下簡稱西電捷通公司）訴索尼移動通信產品（）有限公司（以下簡稱索尼公司）發明專利侵權案作出一審判決，索尼公司侵犯西電捷通公司涉WAPI標準必要專利，判決立即停止侵犯涉案專利權行為，支持原告「以許可費的3倍確定賠償數額」的主張，確定經濟損失賠償數額為860餘萬元。

涉案專利是「一種無線區域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法」，移動終端MT向無線接入點AP發起接入認證請求；無線接入點AP向認證伺服器AS發起證書認證請求；AS對AP以及MT的證書進行認證；AS將認證結果通過證書認證響應回復AP；若MT認證未通過，AP拒絕MT接入AP；移動終端MT對接收到的AP證書認證結果進行判斷；若AP認證通過，開始進行通信；否則，MT拒絕登錄至AP。如下圖所示：

該專利屬於通訊領域，採用了「多側撰寫方式」，使得專利侵權具有很大的特殊性，必須要有多方主體，即持有移動終端的用戶、無接入點提供者、認證伺服器提供者參與，共同完成涉案專利權利要求的所有步驟。

因此，此類專利侵權行為的認定，涉及分離式侵權、幫助侵權或引誘侵權的責任分析，就成為本案的核心焦點。與此同時，被告作為通訊產業化分工終端產品提供者，又涉及合法來源抗辯和視為不侵權抗辯。

然而，縱觀北知院的判決書，卻存在嚴重硬傷。具體分析如下：

分離式侵權的責任認定

專利侵權的一個基本原理就是，一個人沒有實施完成整個專利，就不會構成侵權。[1]也就是說，在專利侵權中，被控侵權人如要構成專利侵權，需要實施專利權利要求記載的所有步驟，或製造專利產品的全部組件，即所謂的全面覆蓋原則。

就涉案方法專利而言，要求方法專利部分步驟由一方來實施，另一方實施方法專利其他步驟。

對此，專利法設計了一種所謂共同侵權（Joint Infringement）或者分離式侵權（Divided Infringement）制度，即多人共同完成某一方法專利的權利請求或多人共同製造生產專利產品，每一個個體各自分擔一部分流程或生產部分組成，其所應承擔的責任制度。[2]

分離式侵權中，對責任主體關係的理解，是一個不斷的發展的過程。尤其是近幾年來，通訊網路技術的發展，互動式的方法專利大量出現，對分離式侵權的認識越來越深化。

就美國的司法實踐來看，分離式侵權的判斷標準不斷演化。早期BMC Resources v. Paymentech, L.P.一案（以下簡稱BMC案）是分離式侵權的經典案例，確立了構成分離式侵權的責任基礎。

聯邦巡迴法院在此案中創立了一個很特別的標準——「控制及指導」標準（direction or control），即要求侵權行為成立必須是被告身為侵權行為的主腦（mastermind），而且控制或指導其他人來完成這個侵權行為。[3]

而Muniauction v. Thomson一案進一步強化了BMC案的標準。其認為，對「控制及指導」的先決程度，要符合「傳統侵權法足以判定侵權者為另一方行為負替代責任」情況。[4]也就是說，多個行為人之間要存在所謂的「代理（agency）關係」。

2012年8月31日，美國聯邦巡迴法院就備受矚目的Akamai v. Limelight案（以下簡稱Akamai案）做出了二審宣判，形成了分離式侵權的結論性意見。如果多個實施行為人之間缺少「代理關係」，即使各方為了避免侵權的特定目的，安排「分離」他們的侵權行為，對沒能實施侵權所有必需步驟的任何一方，仍然不必為此承擔責任。[5]

就本案而言，原告用侵權責任法第十二條主張權利：「二人以上分別實施侵權行為造成同一損害，能夠確定責任大小的，各自承擔相應的責任；難以確定責任大小的，平均承擔賠償責任。」

該條是部分因果關係表現無意思聯絡共同侵權。對此，北知院判決做出了準確的回答，即侵權人的行為均應獨立具備構成侵權行為的全部要件。而涉案專利需要三方才能實施，各方均未獨立構成侵犯專利權，共同侵權行為不成立。

也就是說，法院認可涉案專利的三方分別實施不構成侵權。然而，判決書卻沒有就三者之間關係，如是否構成「代理關係」展開論證，也無證據顯示持有移動終端的用戶、無接入點提供者、認證伺服器提供者存在「代理關係」。因此，本案認定構成分離式侵權是很難的。

分離式侵權下的幫助侵權認定

所謂幫助侵權，是指行為人沒有直接實施專利權人的專利，而是通過提供與專利技術實質性特徵相關聯的非專利產品方式，促使他人對專利進行直接侵權的侵權行為，包括誘導、慫恿、唆使等多種間接行為。

通常認為，幫助侵權必須要有直接侵權行為存在。然而，如果直接侵權行為不是必須一個人實施，是否足以產生引誘侵權或幫助侵權行為呢？

Akamai案中，美國聯邦巡迴法院對引誘侵權行為要件做出重大調整。其認為，要構成引誘侵權，權利要求項下的所有步驟必須被實施，但是不必證明所有的步驟要由一個人實施。[6]

這是因為，在分離式專利侵權情況下，直接侵權很難一個人實施，如果強制要求引誘侵權，或者幫助侵權必須由單個主體實施所有步驟，不顧及引誘或幫助行為人的主觀要件，讓其不承擔任何責任，可能會損害專利權人的利益。

然而，2014年6月2日，美國最高法院對Akamai案做出了非常重要的判決，完全推翻了巡迴法院的判決，認為在不存在直接侵權的情形下，被告不應承擔引誘侵權責任。[7]

美國最高法院主要考慮了判斷標準的明確，如果承認聯邦巡迴法院的判決，將導致引誘侵權（幫助侵權）的判斷處於不確定狀態。被告因為構成引誘侵權，卻不存在直接侵權，法院將難以判斷專利權是否被侵犯。[8]

正如判決書假設的情況，一個被告要求另一個人實施專利十二個方法流程中一步，其他的步驟沒有人實施，這一步難道要視為整個方法中最重要的步驟嗎？這將導致兩個完全平行侵權理論產生，即一個是直接侵權，一個是引誘侵權。[9]

就本案而言，法院認為，間接侵權應以直接侵權的存在為前提。但是，這並不意味著專利權人應該證明有另一主體實際從事了直接侵權行為，而僅需證明有一個最終主體按照被控侵權產品的預設方式進行使用將全面覆蓋專利權的技術特徵就已滿足條件，至於該最終主體是否要承擔侵權責任，與間接侵權的成立無關。被告明知被控侵權產品中內置有WAPI功能模塊組合，且該組合系專門用於實施涉案專利方法設備，未經原告許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施涉案專利的行為，已經構成幫助侵權行為。

由此可見，法院並沒有否認直接侵權作為先決要件，而是認為權利人只需要證明有一個最終主體實施了直接侵權行為。但是，判決書「好像表明」是用戶實施了直接侵權行為，卻在之前又認定涉案專利需要三方主體共同實施，其間的邏輯相互矛盾。

「合理來源」與「專為實驗而使用」抗辯

本案涉及終端製造商在產業分工的角色責任，就有必要討論「合理來源」與「專為實驗而使用」抗辯。

所謂合法來源抗辯，體現在專利法第七十條中：「為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。」

當前的產業分工越來越細，手機製造商處於設備集成商的角色。實施涉案專利的往往是手機中零部件、中間件。對此，手機製造商在法律上應扮演何種角色呢？

對此，「北京高院專利侵權指南」第97條規定：「將侵犯發明或者實用新型專利權的產品作為零部件或中間產品，製造另一產品后，銷售該另一產品的，應當認定屬於對專利產品的銷售。」

就本案而言，假定晶元提供商侵犯了專利權，被告將晶元用於製造手機終端並予以銷售，應當認定為銷售商。根據合法來源的抗辯原則，被告對未經專利權人許可是否知情，就成為承擔賠償責任的關鍵。

也就是說，終端製造商是否應對所有零部件的專利授權盡到審核義務呢，其責任的邊界到底在哪裡？對此，法院應當從平衡產業利益的角度出發，既要防止終端製造商承擔不當風險，又要保護專利權人利益被不當侵害。

遺憾的是，對此問題，我們沒有在判決中看到精細化的討論。

其實，本案還有一件關鍵事實，即法院認定被告在涉案手機的設計研發、測試、出廠檢測等過程中進行了WAPI功能測試，從而構成直接侵權行為。

這就涉及「專為實驗而使用」抗辯的法律適用問題。

根據專利法第六十九條規定：「有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（四）專為科學研究和實驗而使用有關專利的。」本案中，設計研發、測試、出廠檢測等進行了WAPI功能測試，是否可以適用「專為實驗而使用」抗辯呢？

需要說明的是，被告已構成單獨使用專利，不涉及分離式侵權，是討論這一問題的假定前提。

在整個產業分工體系中，終端製造商通常要對零部件和中間件進行研究、測試、驗證，從而滿足最終產品的正常使用。這樣的專利使用行為，不應當構成專利侵權中的「使用」，仍然應納入整個銷售行為中考慮，不僅應適用合法來源抗辯，還可以適用「專為實驗而使用」抗辯，但是後者是以前者成立為前提。

然而，判決書沒有對此深入討論，而是簡單化認定侵權，這有可能使終端產品製造商陷入不確定風險之中。

創新根植於全球化的產業分工體系，通訊領域誰擁有SEP，往往就佔領產業鏈的頂端，握有絕對主導權。此類多側撰寫方式的SEP侵權認定，牽一髮而動產業全身，無論是保護自主創新的視角，還是強化賠償的導向，仍要納入「技術化」的分析之中，對分離式侵權、幫助侵權、合理來源抗辯、視為不侵權抗辯等要件進行更為精細化評析，從而平衡不同產業分工的利益，而不應為不合理的撰寫方式「買單」。

附：不理解通信領域單側、多側撰寫方式的朋友，請點擊視頻鏈接《通訊領域權利要求的撰寫》，自行學習吧！

[1]MarkA. Lemley, Inducing Patent Infringement,39 U.C. Davis L. Rev. 225(2005).

[2]為了把此處的共同侵權（Joint Infringement）與現行法的共同侵權制度相區別，本文采分離式侵權的稱謂。

[3]BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P, 498 F.3d 1373,1382(Fed. Cir. 2007).

[4]Muniauction, Inc. v. Thomson Corp, 532 F.3d 1318, 1130(Fed. Cir. 2008).

[5]Akamai Techs, Inc. v. Limelight Networks, Inc, 692 F.3d 1301,1316-17 (Fed.Cir. Aug. 31, 2012).

[6]Id.

[7]Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs, Inc, 134S. Ct. 2111 ,2113(U.S. 2014).

[8]Id, at 2117.

[9]Id, at 2118.

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