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2016年江蘇法院知識產權司法保護十大案例(上)

一、涉「阿里斯頓」馳名商標侵權糾紛案

原告:馬奇和布雷維提有限公司、阿里斯頓熱能產品()有限公司

被告:嘉興市阿里斯頓電器有限公司等

【裁判要旨】

1.權利人實際使用的標誌與其註冊商標僅有微小差異的,視為對其註冊商標的使用。具有較高知名度的權利人使用多個商標的,顯著性強的中文標誌與對應英文標誌在消費者認知中都指向權利人產品時,各商業標識的關聯度會相互強化,並總體提升權利人品牌知名度。

2.根據被動認定和個案認定的原則,對於確已達到馳名程度的商標,被控侵權人攀附權利人馳名商標意圖明顯,司法保護力度應當與其長期累積的品牌商譽程度相當,以體現當前嚴格保護知識產權的裁判導向。

3.企業名稱侵犯註冊商標專用權同時構成不正當競爭的,如果被控侵權人註冊企業名稱的攀附意圖明顯,同時該企業名稱的存在會使雙方的市場界限不清引發混淆,則應停止該企業名稱的使用,這既保護權利人的品牌發展和商業利益,同時也有利於被控侵權人自主品牌的建設和發展。

【基本案情】

馬奇和布雷維提有限公司(以下簡稱馬奇公司)於1997819日獲准註冊第G684565商標,核定使用商品類別為第11類,包括排氣罩、煤氣灶、淋浴隔間、空氣調節裝置、加熱板、淋浴桶、散熱器、浴用熱水器和熱水器、浴盆等商品;於1999314日獲准註冊第1255550商標,核定使用商品類別為第11類,包括:爐灶、電飯鍋、排油煙機、淋浴單間、取暖用鍋爐、洗滌槽、散熱器、加熱元件、熱水器、浴缸、浴室裝置等。

2000529日,馬奇公司與默洛尼衛生潔具(無錫)有限公司簽訂《商標使用許可協議》,約定馬奇公司授權默洛尼衛生潔具(無錫)有限公司在境內非獨佔性使用上述第1255550號和G684565號註冊商標。默洛尼衛生潔具(無錫)有限公司經過數次更名,於20096月使用現名阿里斯頓熱能產品()有限公司(以下簡稱阿里斯頓公司)。

阿里斯頓公司在其生產銷售的熱水器上主要使用第1255550號商標。該公司在北京、瀋陽、上海、南京、杭州、福州、成都、西安、昆明、徐州、哈爾濱、武漢、南昌等城市設有分公司或辦事處。2000年,阿里斯頓公司銷售收入為260892268元,自2007年起穩定在10億元左右, 2012年營業收入為14億元。

「阿里斯頓牌熱水器」獲國家統計局貿易外經統計司、中華全國商業信息中心評選的「2000年度同類產品市場綜合佔有率第一名」、獲行業企業信息發布中心評選的「20012002年度全國市場產品銷售額(市場佔有率)第一名」「2003年度全國市場同類產品銷售第一名」「ARISTON阿里斯頓牌家用燃氣快速熱水器」,獲得質量體驗協會評選的「2001年產品質量國家監督抽查合格產品」,阿里斯頓公司獲質量體驗協會評選的「20023.15承諾全國產品質量售後服務雙達標先進企業」,「阿里斯頓熱水器」獲人民日報社信息中心2004年評選的「市場產品質量用戶滿意第一品牌」。2000年至2006年,阿里斯頓電熱水器在全國各地的市場佔有率一直位於前三名,2007年至2011年,一直位於第三、四名。自2004年起,阿里斯頓燃氣熱水器在全國各地的市場佔有率也穩居前十。

嘉興市阿里斯頓電器有限公司(以下簡稱嘉興阿里斯頓公司)於20051月設立,經營範圍包括浴霸、取暖器、電風扇、空氣調節器、熱水器、空氣凈化器、五金配件、燈具、金屬製品等。該公司於2005年委託顧慧明註冊了域名。2008年,顧惠明獲准註冊第11類商品上的第4852523商標,核定使用商品包括小型取暖器、消毒碗櫃、浴用加熱器、電加熱裝置、風扇(空氣調節)、冰櫃、煤氣灶、汽燈、太陽能熱水器、廚房用抽油煙機;第5093449號「ALSDON」商標,核定使用商品包括燈、煤氣灶、冰櫃、風扇(空氣調節)、廚房用抽油煙機、電加熱裝置、暖氣裝置、太陽能熱水器、消毒碗櫃、小型取暖器。後上述商標均轉讓給嘉興阿里斯頓公司。

20097月,嘉興阿里斯頓公司在第6類商品上取得了第5298482號「阿里斯頓」商標註冊證,核定使用商品包括未加工或半加工的普通金屬、普通金屬合金、金屬片和金屬板、金屬包裝容器、金屬格柵、鋁塑板(以鋁為主)。20114月,在第6類商品上獲准註冊了第8199907號「ALSDON」商標,核定使用商品包括金屬片和金屬板、金屬天花板等。同月又在第20類商品上獲准註冊了第8199950號「ALSDON」商標。20115月,在第6類商品上獲准註冊了第8199995號「阿里斯頓」商標,核定使用商品包括金屬片和金屬板、金屬天花板等。

嘉興阿里斯頓公司的被異議商標第5298482商標、第6084818商標,其法定代表人徐琴華的第4512056文字商標均被商標評審委員會裁定不予核准註冊,經過行政訴訟,北京高院二審維持商標評審委員會的不予核准註冊異議複審裁定。嘉興阿里斯頓公司在其集成吊頂產品包括換氣扇、嵌入式熒光燈具、多功能取暖器和吊頂模塊的銘牌、說明書、包裝袋、外包裝盒上不同情形使用的標識包括:ALSDON」「阿里斯頓集成吊頂」「阿里斯頓E3自主吊頂」和嘉興阿里斯頓公司的中文企業名稱以及英文名稱JIAXING ALISIDUN ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD等。

馬奇公司查詢www.alisidun.com,證實域名由Gu hui ming註冊,ICP備案主體為嘉興阿里斯頓公司。登錄該網站,可以看到頁面頂部標有「ALDSON」「阿里斯頓集成吊頂」字樣,底部標有嘉興阿里斯頓公司企業名稱。在「關於我們」欄目中,介紹嘉興阿里斯頓公司是一家專門從事集成吊頂模塊、浴霸、照明模塊、多功能取暖器的研發、生產、銷售為一體的專業化公司,在全國有300多家專賣店。網站有大量產品介紹,193家分店在全國的分佈,以及在線加盟等內容。

馬奇公司、阿里斯頓公司主張其第1255550、第G684565商標知名度高、顯著性強,嘉興阿里斯頓公司有計劃、系統地實施了侵權行為,主觀惡意明顯,請求法院判令嘉興阿里斯頓公司等停止侵犯第1255550和第G684565號商標專用權的行為,停止使用「」域名,停止使用含有「阿里斯頓」「ALISIDUN」標識的企業名稱等不正當競爭行為,賠償侵權損失。

【法院認為】

根據馳名商標司法解釋的規定,司法認定馳名商標實行個案認定和被動認定原則,因而之前的行政爭議和司法訴訟不予認定馳名商標,並不必然導致本案亦不能根據個案情況作出認定。馬奇公司等主張嘉興阿里斯頓公司在第61119202135類上申請「阿里斯頓」以及「ALSDON」商標計13件,馬奇公司對其中6件提出異議或無效宣告請求,並引發行政訴訟。該事實表明,長期以來,嘉興阿里斯頓公司攀附馬奇公司「阿里斯頓」品牌的故意明顯,其在集成吊頂等相關產品包裝以及企業名稱上使用「阿里斯頓」,極易導致普通消費者的市場混淆,或者誤認為其與馬奇公司等之間具有某種關聯關係。在馬奇公司第11類熱水器產品上第1255550商標具備商標馳名的基本事實前提下,嘉興阿里斯頓公司申請註冊諸多涉及「阿里斯頓」的商標以及註冊登記「阿里斯頓」企業名稱,其所攀附的顯然是馬奇公司在熱水器產品上第1255550商標的知名度。在沒有證據證明阿里斯頓品牌當前已不具備馳名度的情形下,應當給予馬奇公司第1255550商標與其長期累積的品牌商譽相當的保護力度,而認定該商標為馳名商標,這既符合本案基本事實,也體現了當前嚴格保護知識產權的裁判導向。嘉興阿里斯頓公司在其生產、銷售的換氣扇、熒光燈具、浴霸的包裝盒上標註「阿里斯頓集成吊頂」字樣,在其生產、銷售的金屬天花板模塊及其包裝上使用「阿里斯頓E3自主吊頂」「阿里斯頓集成吊頂」「ALSDON」字樣,其中的「阿里斯頓」標識與涉案第1255550商標近似,「ALSDON」標識與上述註冊商標中文部分「阿里斯頓」的拼音以及英文部分「ARISTON」均只在中間位置存在一個字母的差別。對於以漢語為母語的相關公眾,該差別不明顯,亦構成近似,容易使相關公眾對商品來源產生誤認,或者使相關公眾認為使用馳名商標和被訴商標的經營者之間具有許可使用、關聯企業關係等特定聯繫,導致混淆,故可以認定嘉興阿里斯頓公司侵犯了涉案第1255550馳名註冊商標專用權。嘉興阿里斯頓公司使用的」域名,主體部分「alisidun」與第1255550、第G684565註冊商標的英文近似,也是對前者中「阿里斯頓」的拼音表達,構成與馬奇公司、阿里斯頓公司兩商標整體近似,嘉興阿里斯頓公司通過該域名對換氣扇、燈、浴霸等電器類商品和金屬天花板模塊等商品進行宣傳、推廣等電子商務活動,並在網頁的抬頭位置標有「阿里斯頓吊頂」字樣等行為,容易使相關公眾產生混淆,亦侵犯了第1255550、第G684565註冊商標專用權。涉案第1255550註冊商標,在2005年已是馳名商標。嘉興阿里斯頓公司同時生產第6類和第11類商品,其產品與馬奇公司、阿里斯頓公司使用商標的商品類別類似或具有一定關聯性,該馳名商標在使用嘉興阿里斯頓公司企業名稱的商品的相關公眾中具有較高的知曉程度,加之「阿里斯頓」本身的顯著程度較高,故嘉興阿里斯頓公司於2005年設立時將「阿里斯頓」作為公司字型大小,將該文字的拼音ALISIDUN作為公司英文名稱,具有攀附馬奇公司、阿里斯頓公司馳名商標知名度的故意,客觀上也易使相關公眾誤認為其與馬奇公司、阿里斯頓公司之間存在合作、許可等關係,從而對商品的來源產生混淆,損害了馬奇公司、阿里斯頓公司的合法權益,構成不正當競爭行為。綜上,嘉興阿里斯頓公司侵犯了馬奇公司、阿里斯頓公司第1255550、第G684565註冊商標專用權,並對馬奇公司、阿里斯頓公司構成不正當競爭,應承擔相應的民事責任。南京中院一審判決:嘉興阿里斯頓公司立即停止侵犯馬奇公司、阿里斯頓公司第1255550號、第G684565號註冊商標專用權的行為;立即停止在企業名稱中使用「阿里斯頓」字型大小,停止在其英文企業名稱中使用「ALISIDUN」,並辦理名稱變更登記;立即停止「」域名的使用;賠償馬奇公司、阿里斯頓公司包括制止侵權的合理費用在內的經濟損失200萬元等。江蘇高院二審判決:駁回上訴、維持原判。

【典型意義】

本案重點在於在商標侵權民事訴訟中對馳名商標司法保護力度的把握問題。

首先,「阿里斯頓」牌熱水器是國內家喻戶曉的著名品牌。根據法院查明的事實,馬奇公司在其熱水器產品上長期使用第1255550註冊商標,其累積的商譽符合最高人民法院馳名商標保護司法解釋規定的馳名商標認定的條件。由於前些年客觀存在的馳名商標認定異化現象,導致當前對馳名商標的個案認定過於謹慎,其矯往過正的結果是,權利人為防止侵權,不得不大量註冊防禦性商標,但仍然不能有效阻止大量存在的惡意搶注和攀附行為,每年因此產生大量爭議和訴訟,導致寶貴的行政和司法資源浪費。如本案中,嘉興阿里斯頓公司在第61119202135類上申請「阿里斯頓」以及「ALSDON」商標計13件,馬奇公司對其中6件提出異議或無效宣告請求,雙方長期處於行政爭議和行政訴訟中。本案的價值在於,通過司法判決,確認了商標爭議中的一個常見的基本事實,即權利人可能在不同類別上有多個註冊商標,知名度不同,但被告攀附的顯然是權利人最具知名度的商標,而這恰恰是商標領域中的常識問題,卻因之前馳名商標異化等各種原因被忽視。因此,本案二審判決明確指出,「嘉興阿里斯頓公司申請註冊諸多涉及『阿里斯頓』的商標以及註冊登記「阿里斯頓」企業名稱,其所攀附的顯然是馬奇公司在熱水器產品上第1255550商標的知名度。」根據被動認定和個案認定的原則,對於確已達到馳名程度的商標,司法保護力度應當與其長期累積的品牌商譽程度相當,以體現當前嚴格保護知識產權的裁判導向。

其次,對於被訴企業名稱侵犯註冊商標專用權或者構成不正當競爭的案件,是否判令停止侵權,應當視案件具體情況,在綜合考量主觀惡意程度、歷史因素和使用現狀基礎上公平合理作出裁量。被訴企業名稱具有明顯攀附惡意,如果允許被告繼續使用其字型大小,與原告字型大小共存,即便不突出使用字型大小,對於市場而言,尤其是潛在購買者,仍極易發生混淆,或者誤認為兩者之間存在投資或合作等關聯關係。因此,字型大小共存原則上應當以被告善意為前提,對於惡意攀附行為,應當予以制止,以體現商標法鼓勵誠實信用、誠信經營的價值取向。本案中,判令被告企業名稱停止使用,有利於保護雙方企業的長遠發展,體現了鼓勵企業發展自主品牌的裁判導向。

綜上,該案對於準確理解馳名商標司法保護法律規定,準確把握馳名商標司法認定的條件,以及加強對馳名商標的司法保護力度,具有典型意義。

二、公司法定代表人與公司共同承擔侵權責任的商標侵權糾紛案

案號:蘇州中院(2013)蘇中知民初字第0322

江蘇高院(2015)蘇知民終字第00179

原告:櫻花衛廚()股份有限公司

被告:蘇州櫻花科技發展有限公司、中山櫻花集成廚衛有限公司、中山櫻花衛廚有限公司、蘇州櫻花科技發展有限公司中山分公司、屠榮靈、余良成

【裁判要旨】

公司法定代表人明知他人商標具有較高商譽,在被法院判決構成商標侵權並承擔侵權責任后,又以侵權為目的設立新的公司,惡意重複實施侵權行為。根據《中華人民共和國侵權責任法》第八條關於共同侵權的規定,認定公司法定代表人與公司構成共同侵權,對公司的侵權行為承擔連帶責任。

【基本案情】

櫻花衛廚()股份有限公司(以下簡稱櫻花衛廚公司)成立於1994年,營業範圍包括熱水器、燃氣灶、吸油煙機等的生產、銷售。

屠榮靈曾於2005510日出資設立蘇州櫻花電器有限公司並擔任法定代表人。2008618日及729日,櫻花衛廚公司以蘇州櫻花電器有限公司侵害其商標權及不正當競爭為由,分別提起訴訟。兩案均經過一、二審,最終認定蘇州櫻花電器有限公司的行為構成商標侵權及不正當競爭,判定蘇州櫻花電器有限公司變更企業字型大小、賠償損失等。

200958日,屠榮靈與案外人共同投資設立蘇州櫻花科技發展有限公司(以下簡稱蘇州櫻花公司),2009629日成立蘇州櫻花科技發展有限公司中山分公司(以下簡稱蘇州櫻花中山分公司),負責人屠榮靈;201162日,屠榮靈與案外人共同投資設立中山櫻花衛廚有限公司,其中屠榮靈均占股90%

2011121日,余良成與案外人共同投資設立中山櫻花集成廚衛有限公司,其中余良成占股90%2013年,櫻花衛廚公司針對中山櫻花集成廚衛有限公司擁有的第4388900號、第4346843號、第7139306號商標向商標評審委員會提出爭議申請,商標評審委員會裁定第4388900號和第4346843號商標在熱水器、煤氣灶、廚房用抽油煙機等商品上予以撤銷,僅在燈類商品上予以維持;裁定第7139306號商標予以撤銷。

屠榮靈、余良成成立的上述公司均從事廚房電器、燃氣用具等與櫻花衛廚公司相近的業務,不規範使用其註冊商標,使用與櫻花衛廚公司相近似的廣告宣傳語。

【法院認為】

蘇州中院一審認為:

蘇州櫻花公司的行為構成不正當競爭,中山櫻花集成廚衛有限公司的行為構成商標侵權,中山櫻花衛廚有限公司的行為構成商標侵權及不正當競爭,上述公司均應依法承擔停止侵權、賠償損失、消除影響的民事責任;同時認為,櫻花衛廚公司的現有舉證並不能證明屠榮靈、余良成存在如《中華人民共和國公司法》第二十條規定的濫用各自公司法人獨立地位和股東有限責任進而損害公司債權人利益的情形,蘇州櫻花公司、中山櫻花衛廚有限公司以及中山櫻花集成廚衛有限公司僅為屠榮靈、余良成實施涉案侵權行為載體的事實依據不足。蘇州中院一審判決:蘇州櫻花公司立即停止在其公司網站、產品綜合手冊中進行涉案混同宣傳的不正當競爭行為、賠償櫻花衛廚公司經濟損失及合理開支合計200000元;中山櫻花集成廚衛有限公司立即停止侵害櫻花衛廚公司涉案系列註冊商標專用權的行為、賠償櫻花衛廚公司經濟損失及合理開支合計300000元;中山櫻花衛廚有限公司立即停止侵害櫻花衛廚公司涉案系列註冊商標專用權的行為、立即停止在其公司網站中進行涉案混同宣傳的不正當競爭行為、賠償櫻花衛廚公司經濟損失及合理開支合計500000元;上述公司刊登聲明,消除影響。

蘇州櫻花公司等不服一審判決,向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認為:

蘇州櫻花公司等的被控侵權行為構成商標侵權及不正當競爭。關於屠榮靈、余良成是否應對蘇州櫻花公司等被控侵權行為承擔連帶責任,二審法院認為,從主觀故意來看,屠榮靈作為蘇州櫻花電器有限公司的法定代表人,曾經有過侵犯櫻花衛廚公司知識產權的歷史,理應知曉櫻花衛廚公司的「櫻花」系列註冊商標及「櫻花」字型大小的有關情況;在江蘇高院判決蘇州櫻花電器有限公司構成侵權的情況下,屠榮靈又相繼成立了蘇州櫻花公司、蘇州櫻花公司中山分公司、中山櫻花衛廚有限公司,其主觀惡意明顯。鑒於櫻花衛廚公司針對中山櫻花集成廚衛有限公司的第4388900號、第4346843號、第7139306號三個商標,曾經向商標評審委員會提出異議申請,最終第4388900號、第4346843號商標僅在燈類商品上予以維持,第7139306號商標被撤銷,這說明余良成作為中山櫻花集成廚衛有限公司法定代表人亦明知櫻花衛廚公司的「櫻花」系列註冊商標與其自身商標的區別。

從經營職權看,蘇州櫻花公司、中山櫻花集成廚衛有限公司、中山櫻花衛廚有限公司股東構成較為簡單,蘇州櫻花公司股東系屠榮靈與黃浩華,中山櫻花衛廚有限公司股東系屠榮靈與鄭廣軍,其中屠榮靈均占股90%,且系蘇州櫻花公司、中山櫻花衛廚有限公司的法定代表人;中山櫻花集成廚衛有限公司股東系余良成與韋長波,其中余良成占股90%,系中山櫻花集成廚衛有限公司的法定代表人。蘇州櫻花公司等受屠榮靈及余良成影響的程度較高。

從侵權行為看,蘇州櫻花公司等登記註冊時故意使用與櫻花衛廚公司相同的字型大小,在實際經營中不規範使用其商標,並使用與櫻花衛廚公司相似的廣告宣傳語,經營與櫻花衛廚公司相類似的產品。可以說,蘇州櫻花公司等成立至今系以侵權經營為主業,屠榮靈與余良成應對此承擔相應責任。

綜合上述分析,足以認定屠榮靈與余良成在明知櫻花衛廚公司「櫻花」系列註冊商標及商譽的情況下,通過控制上述公司實施侵權行為,其個人對全案侵權行為起到了重要作用,故與上述公司構成共同侵權,應對上述公司所實施的涉案侵權行為所產生的損害結果承擔連帶責任。

江蘇高院二審改判:蘇州櫻花公司及其中山分公司、中山櫻花集成廚衛有限公司、中山櫻花衛廚有限公司立即停止將「櫻花」作為其企業字型大小,停止侵害櫻花衛廚公司註冊商標專用權的行為,刊登聲明,消除影響;屠榮靈、余良成與上述公司連帶賠償櫻花衛廚公司經濟損失(包括合理費用)200萬元。

【典型意義】

本案系一起典型的重複侵權、惡意侵權糾紛。本案被告蘇州櫻花公司的法定代表人屠榮靈曾於2005510日出資設立蘇州櫻花電器有限公司並擔任法定代表人。2008618日及729日,櫻花衛廚公司以蘇州櫻花電器有限公司侵害其商標權及不正當競爭為由,分別提起訴訟。兩案均經過一、二審,最終認定蘇州櫻花電器有限公司的行為構成商標侵權及不正當競爭,判定蘇州櫻花電器有限公司變更企業字型大小、賠償損失等。

屠榮靈在上述案件判決生效后,陸續成立蘇州櫻花公司等新的公司繼續實施侵權行為。櫻花衛廚公司再次向法院起訴,在主張蘇州櫻花公司等構成商標侵權及不正當競爭的同時,要求屠榮靈等對上述公司的行為承擔連帶責任。本案的爭點集中在於屠榮靈等是否與其新設立的蘇州櫻花公司等構成共同侵權。二審法院的判決在判定蘇州櫻花公司等構成商標侵權及不正當競爭、停止使用「櫻花」字型大小等的同時,結合上述公司法定代表人的主觀惡意、公司股東構成及公司的侵權行為,認定屠榮靈等在明知櫻花衛廚公司「櫻花」系列註冊商標及商譽的情況下,仍然通過蘇州櫻花公司等實施侵權行為,其個人對全案侵權行為起到了重要作用。因此應當認定屠榮靈等與上述公司構成共同侵權,遂判令屠榮靈等對公司的涉案侵權行為承擔連帶責任。

本案的判決,充分體現了對重複侵權、惡意侵權加大懲治力度的司法裁判引導作用,對於嚴格知識產權保護,維護公平競爭的市場秩序具有典型意義。

三、「釣魚台別墅」樓盤商標侵權糾紛案

案號:蘇州中院(2015)蘇中知民初字第00281

江蘇高院(2016)蘇民終1167

原告:釣魚台美高梅酒店管理有限公司

被告:安徽省高速地產集團(蘇州)有限公司

【裁判要旨】

在涉樓盤的商標侵權案件中,是否需要判決停止使用樓盤名稱,應當根據個案的不同情形予以裁量。綜合考量註冊商標的知名度、被告的侵權故意、實際銷售量、業主入住情況、拆除被控侵權標識的成本及影響等因素后,法院可以判決停止使用樓盤名稱。

【基本案情】

原告釣魚台美高梅酒店管理有限公司(以下簡稱釣魚台美高梅公司)系第857806號、第845879號「釣魚臺」註冊商標的被許可使用人,根據兩商標權人外交部釣魚台賓館管理局的授權,釣魚台美高梅公司可以自己的名義對任何侵權人單獨提起訴訟並獲得侵權賠償。涉案兩商標分別核定使用於第36類的不動產出租、不動產管理等服務及第37類的建築、室內裝潢等服務類別上。被告安徽省高速地產集團(蘇州)有限公司(以下簡稱安徽高速地產蘇州公司)將其在蘇州市相城區開發、銷售的樓盤項目命名為「釣魚台別墅」,並在公司網站及其售樓現場、樓盤的宣傳樓書等處以「釣魚台別墅」「姑蘇釣魚台」(簡、繁體)等文字進行大量宣傳;將其開發、銷售的涉案樓盤第二期命名為與釣魚台國賓館內的樓宇「芳菲苑」一字之差的「芳菲院」,並在網站中使用「古今幾人能坐釣魚台」「攜釣魚台離京返鄉,妙傳當年天子雅號」等宣傳語。釣魚台美高梅公司遂訴至法院,請求判令安徽高速地產蘇州公司停止侵權,停止使用「釣魚台」作為樓盤名並向相關行政部門申請變更,賠償其經濟損失100萬元及為維權支出的合理費用15.416萬元。

【法院認為】

蘇州中院一審認為:

認定安徽高速地產蘇州公司涉案行為是否構成商標侵權,應首先對其商品與涉案商標所涉服務之間是否類似進行判斷。安徽高速地產蘇州公司將其開發、銷售的樓盤項目命名為「釣魚台別墅」,而涉案第857806號、第845879號「釣魚臺」兩註冊商標分別核定使用於第36類的不動產出租、不動產管理等服務及第37類的建築、室內裝潢等服務,兩者在功能用途、消費對象、銷售渠道等方面基本相同,故該樓盤的開發、銷售與不動產的建築、出租、管理之間存在特定的聯繫,應認定兩者構成商品與服務的類似。

本案中,安徽高速地產蘇州公司在網站及其售樓現場、樓盤的宣傳冊等處以「釣魚台別墅」「姑蘇釣魚台」等文字廣為宣傳,其中「釣魚台別墅」系其樓盤名稱。因樓盤名稱的使用對象為用於市場銷售的商品房,該樓盤名稱實際上起到了商標的識別作用,安徽高速地產蘇州公司對於「釣魚台別墅」「姑蘇釣魚台」的使用均係為表明其開發的涉案房地產項目的來源,其實質上屬於商標性的使用。上述使用方式中起標識作用的「釣魚台」文字與涉案第857806號、第845879號註冊商標的「釣魚臺」文字相同,而釣魚台國賓館作為用於國事活動的接待場所,基於特殊的政治影響力和長期廣泛的新聞報道,釣魚台國賓館及其「釣魚台」品牌已在公眾中具有很高的知名度,而安徽高速地產蘇州公司在本案中廣泛宣傳「釣魚台別墅」「姑蘇釣魚台」的同時,又將其開發、銷售的涉案樓盤第二期命名為僅與釣魚台國賓館內的樓宇「芳菲苑」一字之差的「芳菲院」,並在網站中使用「古今幾人能坐釣魚台」「攜釣魚台離京返鄉,妙傳當年天子雅號」等宣傳語,明顯有藉助釣魚台國賓館的聲譽,誘導相關公眾對其開發、銷售的「釣魚台別墅」樓盤與釣魚台國賓館及其「釣魚台」品牌之間存在特定關係產生聯想和誤認,容易引起相關公眾對兩者來源產生混淆,故安徽高速地產蘇州公司的上述行為構成了對涉案第857806號、第845879號兩商標權的侵害,應依法承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。蘇州中院一審判決:一、安徽高速地產蘇州公司立即停止涉案侵害第857806號、第845879號「釣魚臺」註冊商標專用權的行為,停止在涉案樓盤名稱中使用被控侵權標識;二、安徽高速地產蘇州公司賠償經濟損失及合理費用開支合計人民幣20萬元。

安徽高速地產蘇州公司不服一審判決,向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認為:

安徽高速地產蘇州公司將與涉案「釣魚臺」商標相近似的「釣魚台」標識作為樓盤名稱使用,容易使相關公眾產生混淆和誤認,構成對釣魚台美高梅公司涉案商標權的侵犯。

首先,安徽高速地產蘇州公司從事開發與銷售的「釣魚台別墅」與涉案商標核定使用的服務類別之間構成商品與服務類似。根據《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款的規定,商品與服務類似,是指商品與服務之間存在特定聯繫,容易使相關公眾產生混淆和誤認。釣魚台美高梅公司涉案第857806號、第845879號「釣魚臺」註冊商標核定的服務類別分別是不動產管理、建築等,與商品房銷售相比,兩者在功能用途、消費對象、銷售渠道等方面基本相同,不動產管理、建築等服務與商品房銷售存在特定的聯繫,故應當認定本案存在商品與服務之間的類似。

其次,安徽高速地產蘇州公司在網站及其售樓現場、樓盤的宣傳書等處以「釣魚台別墅」「姑蘇釣魚台」(簡、繁體)文字廣為宣傳,其中「釣魚台別墅」系其樓盤名稱,「別墅」為商品房,「姑蘇」系蘇州的另一稱謂,故「釣魚台」「釣魚臺」文字起到了對不同房地產公司開發的樓盤、商品房加以識別的作用。基於「釣魚台國賓館」特殊的政治影響力和長期廣泛的新聞報道,釣魚台國賓館及其「釣魚台」品牌已在公眾中具有較高的知名度,故法院認定安徽高速地產蘇州公司主觀上藉助釣魚台國賓館的聲譽,誘導相關公眾對其開發、銷售的「釣魚台別墅」樓盤與釣魚台國賓館及其「釣魚台」品牌之間存在特定關係產生聯想和誤認,引起相關公眾對兩者來源產生混淆的故意十分明顯,安徽高速地產蘇州公司的上述行為構成了對涉案第857806號、第845879號「釣魚臺」註冊商標權的侵害。綜合考量「釣魚台」文字的政治影響和較高聲譽,安徽高速地產蘇州公司被控侵權樓盤的銷售量、業主入住情況、拆除被控侵權標識的成本及影響,一審判決安徽高速地產蘇州公司承擔停止侵權、賠償損失的民事責任並無不當。江蘇高院二審判決:駁回上訴,維持原判。

【典型意義】

在涉樓盤商標侵權案件中,是否需要判決停止使用樓盤名稱,應當根據個案的不同情形予以裁量。本案中,「釣魚台」文字商標在不動產出租、管理等服務類別上,經過商標權人的長期使用和新聞媒體的廣泛宣傳,再加上釣魚台國賓館本身的特殊政治影響力和長期廣泛的新聞報道,釣魚台國賓館及其「釣魚台」品牌已在公眾中具有較高的知名度。安徽高速地產蘇州公司將其開發樓盤名稱命名為帶有「釣魚台」字樣,主觀上藉助了釣魚台國賓館的聲譽,誘導相關公眾對其開發、銷售的「釣魚台別墅」樓盤與釣魚台國賓館及其「釣魚台」品牌之間存在特定關係產生聯想和誤認,攀附惡意明顯。同時,法院也綜合考慮被控侵權樓盤的銷售量、業主入住情況、拆除被控侵權標識的成本及影響等,最終判決被告停止在所開發樓盤中使用「釣魚台」字樣。本案判決被告停止使用樓盤名稱,既未造成商標權人與相關公共利益之間的失衡,也最大化地維護了商標權人的合法權益,避免其品牌商譽被侵權人不當攀附。

四、引入現有設計作為近似性判斷基準的外觀設計專利侵權糾紛案

案例1

案號:南京中院(2015)寧知民初字第49

江蘇高院(2015)蘇知民終字第00281

原告:好孩子兒童用品有限公司

被告:崑山威凱兒童用品有限公司等

案例2

案號:南京中院(2014)寧知民初字第257

江蘇高院(2015)蘇知民終字第00264

原告:好孩子兒童用品有限公司

被告:滕州市奧森家具有限公司等

【裁判要旨】

在涉及外觀設計的近似性判斷時,應盡量引入與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品的現有設計作為判斷基準。國家知識產權局的專利權評價報告、專利複審委員會的複審決定和無效決定等文件中所認定的專利申請日以前的對比文件等,均可以作為現有設計引入到外觀設計的近似性判斷中,作為確定外觀設計專利授權性設計特徵的重要參考因素。

【基本案情】

好孩子兒童用品有限公司(以下簡稱好孩子公司)擁有兩項分別為「兒童推車」(專利號ZL200530080993.X,以下簡稱原告專利1)和「兒童餐椅」(專利號ZL200930178371.9,以下簡稱原告專利2)的外觀設計專利。

20142015年,好孩子公司發現崑山威凱兒童用品有限公司(以下簡稱威凱公司)所製造、銷售的「i-baby」牌S400IB型嬰兒推車(以下簡稱被訴產品1);滕州市奧森家具有限公司(以下簡稱奧森公司)製造、銷售的小英才「XYC-208A」多功能桌椅(以下簡稱被訴產品2),分別侵害了其所擁有的上述兩項外觀設計專利權,故分別訴至法院,請求判令威凱公司、奧森公司停止侵權,並分別向好孩子公司賠償損失。

在訴訟中,兩案被告均認為其製造、銷售的被訴產品外觀與好孩子公司專利存在顯著差異,且均聲稱被訴產品是按照自己所擁有的外觀設計專利生產的。經查,威凱公司擁有的外觀設計專利名稱為「童車(S400)」,專利號ZL201030509309.6(以下簡稱被告專利1);奧森公司擁有的外觀設計專利名稱為「童椅」,專利號ZL201330057652.5(以下簡稱被告專利2),兩被告專利申請日均晚於好孩子公司的兩項專利。

【法院認為】

一審法院在兩案中均認為,雖然被訴產品分別與原告專利存在一定差異,但整體視覺效果並無實質性差異,從而認定構成專利侵權。

威凱公司、奧森公司均不服一審判決,向江蘇高院提起上訴。在上訴過程中,兩案被告提交了以原告專利為對比文件、針對被告專利的無效審查決定。在上述兩份無效審查決定中,專利複審委員會認為,原告專利與被告專利相比,存在若干區別點,並基於這些區別點維持被告專利有效。兩案被告均認為,被訴產品的外觀分別與被告專利相同,依據上述兩份無效審查決定,主張被訴產品與原告專利不構成近似。

二審法院從外觀設計侵權判定的現有法律規定出發,綜合考慮原告專利對現有設計的貢獻度、被訴產品對原告專利的借鑒和規避程度等因素,分別作出判決:威凱公司製造、銷售的被訴產品嬰兒推車構成專利侵權,據此駁回威凱公司的上訴,維持原判;奧森公司製造、銷售的被訴產品多功能桌椅不構成專利侵權,撤銷一審判決並駁回好孩子公司的訴訟請求。

【典型意義】

外觀設計專利近似性判斷一直是法院審理外觀設計專利侵權案件的難點。目前司法實踐中,外觀設計專利侵權判定遵循「整體比對、綜合判斷」原則,也就是在被訴侵權設計與外觀設計專利之間作侵權比對,如果兩者的整體視覺效果無差異或無實質性差異,則構成侵權。但這種僅在外觀設計專利與被訴產品之間進行的侵權比對,有時難以將專利法司法解釋中規定的外觀設計專利區別於現有設計的設計特徵,以及《專利審查指南》中慣常設計等因素考慮到侵權判定中,極易導致外觀設計近似性判斷的主觀隨意性過大。尤其當外觀設計專利與現有設計之間區別較小,或者外觀設計專利所屬相同或者相近種類產品設計空間較小時,如不考慮現有設計,則無法準確界定外觀設計專利權的保護範圍,最終導致侵權判定產生偏差。

在該兩起案件中,二審判決裁判理由部分對如何利用現有設計界定外觀設計專利權保護範圍、被訴產品與外觀設計專利之間的侵權比對作了詳細闡述,規範了外觀設計專利侵權判定方法。兩案例的價值和意義集中體現在:一是引入現有設計作為外觀設計專利侵權判定的基礎;二是創新性地提出借鑒性設計特徵和規避性設計特徵兩個概念,通過先確定專利的授權性特徵以及被訴產品外觀的借鑒性設計特徵和規避性設計特徵,在此基礎上再比較借鑒性設計特徵和規避性設計特徵對整體視覺效果影響的大小,最終作出侵權判斷。這一探索是對「整體觀察、綜合判斷」原則的具體操作細化,從而使得外觀設計專利侵權比對更為規範,儘可能減少主觀因素對外觀設計近似性判斷的影響,充分體現「專利權保護範圍應與專利貢獻相適應」和「鼓勵創新」的專利法基本精神。該兩案例公布后獲得業界的關注和好評。

值得關注的是,該兩案被告均分別將被訴產品申請了外觀設計專利並獲得授權,在訴訟發生后,又分別以原告專利作為對比文獻提出宣告自己專利無效的請求,而相關專利無效審查決定均認定,兩被告專利與原告專利相比既不相同也不近似,維持兩被告專利有效。兩案被告均據此主張被訴產品與原告專利不構成相同和近似,因而不構成侵權。該兩份在先作出的無效審查決定雖與侵權判定密切相關,但二審法院並未簡單地直接採信無效審查決定的結論,而是根據個案情形作出具體侵權與否的分析和判斷。

1 案例1中原告專利1、現有設計以及被訴產品1

(a)原告專利1

b)現有設計

c)被訴產品1

2案例2中原告專利2、現有設計以及被訴產品2

(a)原告專利2

b)現有設計

5、準確理解設置催告程序立法精神的確認不侵害專利權糾紛案

案號:蘇州中院(2015)蘇中知民初字第00108

江蘇高院(2016)蘇民終610

原告:崑山山橋機械科技有限公司

被告:天珩機械股份有限公司

【裁判要旨】

權利人在發出警告函后提起侵犯專利權之訴,后雖撤回侵權之訴,但仍作出保留侵權指控的意思表示。被警告人因侵權警告威脅而處於不安之中,此時可以不經催告程序,直接向法院提起確認不侵權之訴。

【基本案情】

天珩機械股份有限公司(以下簡稱天珩公司)為ZL201020552569.6號「紡紗線自動套袋機」實用新型專利(以下簡稱涉案專利)的專利權人。

201463日、711日,天珩公司分別向崑山山橋機械科技有限公司(以下簡稱山橋公司)及其客戶發送律師函,警告稱山橋公司製造的紡紗線套袋機(以下簡稱被控侵權產品)構成對天珩公司涉案專利權的侵犯。天珩公司向山橋公司發出警告函之後,於2014616日以山橋公司為被告向蘇州中院提起涉案專利的侵權訴訟[案號為(2014)蘇中知民初字第00187號,以下簡稱187號案件]。在該案審理過程中,天珩公司因取證困難,於2014113日向蘇州中院提出撤訴申請,蘇州中院於20141113日裁定準許撤訴。

山橋公司認為天珩公司撤訴行為表明其保留在不特定時間再次起訴山橋公司的訴權,且拒絕確認山橋公司沒有侵犯其專利權這一事實,該行為給山橋公司在地區開展經營帶來嚴重不確定的不利影響,故於2015218日提起本案訴訟,請求法院判定山橋公司製造的被控侵權產品不侵害涉案專利權。

山橋公司在天珩公司撤回187號案件的起訴后、提起本案訴訟前,未向天珩公司進行書面催告。

【法院認為】

蘇州中院一審認為:

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱專利法司法解釋一)第十八條規定,權利人向他人發出侵犯專利權的警告,被警告人或者利害關係人經書面催告權利人行使訴權,自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內,權利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關係人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的,人民法院應當受理。本案中,天珩公司向山橋公司及其客戶發送侵權警告函,並於其後提起187號侵害實用新型專利權之訴,主張山橋公司涉嫌侵害其專利權,後天珩公司雖撤回起訴,但並未明確撤銷對山橋公司涉嫌專利侵權的警告,雙方爭議仍然存在。前述司法解釋明確規定,雙方發生侵權爭議,被警告人須在權利人經書面催告后一定期限內怠於行使權利或未撤回警告時才可提起確認不侵權之訴。故山橋公司仍應在提起訴訟前履行書面催告程序,以明確相關侵權指控是否繼續存在,並督促當事人積極行使訴權,在其未書面催告情況下不符合受理條件,應予駁回。蘇州中院一審裁定:駁回山橋公司的起訴。

山橋公司不服一審裁定,向江蘇高院提起上訴,請求撤銷一審裁定,改判由蘇州中院繼續審理。

二審中,天珩公司確認是鑒於取證困難才撤回了187號訴訟,仍認為被控侵權裝置構成侵權。天珩公司二審中表示願意撤回警告,但若今後重新獲取侵權證據時,會再次發出警告,若雙方未能達成一致,會再次起訴。

江蘇高院二審認為:

知識產權確認不侵權之訴的作用在於給予被警告人在遭受侵權警告、而權利人怠於行使訴權使得被警告人長期處於不安狀態情形下的一種司法救濟途徑,其根本目的是規制權利人濫發侵權警告的行為,維護穩定的市場經營秩序。專利法司法解釋一第十八條對被警告人提起確認不侵害專利權訴訟的條件作出了具體規定。需注意的是,該條設置書面催告起訴義務旨在防止被警告人動輒提起確認不侵權之訴,並盡量引導被警告人通過侵權之訴解決爭議。因此,司法解釋規定只有在權利人發出警告之後既不撤回警告、又怠於行使訴權的情形下,也即權利人既無明確表示又未以行為表明願意結束這種令被警告人不安的狀態,使當事人之間的法律關係趨於穩定,被警告人才能提起確認不侵權之訴。而這正是司法解釋設置書面催告起訴義務的立法目的,同時也為被警告人舉證權利人怠於行使訴權提供了程序保障。

本案中,雖然天珩公司在187號案件中撤回起訴、在二審中表示願意撤回對山橋公司及其銷售客戶的警告,但天珩公司在撤回前訴和撤回警告時,仍然作出了保留侵權指控的意思表示,且天珩公司未明確其將於何時再次提起侵權訴訟,並不具有及時結束山橋公司侵權狀態不明的意願,可見這種有所保留的撤訴和撤回警告,不足以完全消除其發出侵權警告的消極影響,事實上山橋公司仍明顯處於天珩公司侵權警告威脅的不安之中。因此,機械地要求山橋公司再向天珩公司發送書面催告起訴函已無必要,也不符合司法解釋設置催告起訴義務的立法目的,事實上只能徒增無意義的程序空轉。綜上,山橋公司提起確認不侵權之訴具有事實和法律依據,應予支持。江蘇高院二審裁定:撤銷一審裁定,指令蘇州中院繼續審理。

【典型意義】

專利法司法解釋一第十八條對當事人提起確認不侵權之訴設置了一定條件,即權利人發出警告;被警告人催告權利人行使訴權;權利人既不撤回警告又怠於行使訴權。司法解釋的規則設計,旨在制止專利權人濫用訴權的同時,通過對被警告人增設催告起訴義務,防止被警告人濫用確認不侵權之訴,盡量促使當事人通過專利侵權之訴解決爭議,從而實現當事人之間的利益平衡,因為畢竟專利侵權之訴在舉證和事實查明上明顯優於確認不侵權之訴。專利法司法解釋一公布實施后,無論是當事人還是法院,均按照上述規定進行操作和審查,很少就確認不侵害專利權糾紛是否應當受理以及受理條件產生過大爭議,應該說,專利法司法解釋一第十八條具有良好的指引作用和可操作性。但本案卻出現一種新情況,即在權利人發出警告函后積極提起侵權之訴,在法院開庭審理未作出裁判前,權利人撤回起訴,但明確表示保留侵權警告。此時,被警告人是否可以不再經催告程序,直接向法院提起確認不侵權之訴,一、二審法院對此有著不同認識。

一審法院認為,權利人撤回侵權起訴的同時並未明確撤回侵權警告,雙方爭議仍然存在,故被警告人仍應嚴格按照專利法司法解釋一第十八條的規定,在履行催告程序后,才能再行提起確認不侵權之訴。而二審法院則從確認不侵權之訴的立法目的出發,認為專利權人在發出警告函后已經積極提起訴訟,且在該訴訟持續近半年之後又主動撤訴,但在其仍作出保留侵權指控意思表示的情形下,如果仍然機械適用「警告—催告—怠於行使訴權—提起確認不侵權之訴」規則,要求被警告人再履行催告義務,然後才能提起確認不侵權之訴,一則徒增程序空轉,二則因專利權人始終享有絕對的程序主導權,事實上使得被警告人處於不利地位,明顯不利於被警告人的合法權益及時獲得救濟,必然導致利益失衡。最終,二審法院認為,本案應當直接受理被警告人提起的確認不侵權之訴。

本案確定的裁判尺度,對於進一步完善專利確認不侵權之訴的受理條件,提供了有價值的研究樣本。



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