燈上使用沃爾瑪不侵權？！只因案外人已註冊成商標

第 132 期 編號：HDSPZSCQ2017132

單位｜恆都知識產權事業部

作者｜商標專業組 文萁

編輯｜曹莉萍

近日，最高院「YKK」商標異議複審行政糾紛再審判決再一次引起業界對馳名商標跨類保護範圍這一話題的熱議。一般討論馳名商標跨類保護範圍主要關注的是商品之間的跨度，本文關注的是馳名商標跨類保護的另一種特殊情形，即在商標侵權案件中，原告主張馳名商標跨類保護至被告使用的商品上，但案外人已在與被訴商品相同或類似的商品上註冊相同或近似的商標時，原告馳名商標能否在被訴商品上獲得跨類保護？這個問題起源於「沃爾瑪」商標侵權案件。

一、「沃爾瑪」商標侵權案件

[i]簡介

1996年原告美國沃爾瑪公司在第35類「替他人推銷」服務上申請註冊「沃爾瑪」商標，該商標經過使用，在具有較高知名度。後續原告陸續在多個類別的商品和服務上註冊了「沃爾瑪」商標，但未在第11類「燈」上進行申請註冊。

2000年，案外人廣東順德康福爾電器廠在第11類「燈」類商品上向商標局申請註冊了「沃爾瑪WOERMA及圖」商標。

2004年原告訴被告童小菊商標侵權及不正當競爭，被訴侵權行為包括：

1.被告註冊了中山「沃爾瑪」燈飾廠；

2.被告註冊了 域名；

3.被告在「燈」類商品上使用了「沃爾瑪」商標。

法院認定被告使用「沃爾瑪」商標不構成對原告商標權的侵犯，最終僅判決被告停止上述被訴侵權行為1、2。理由是，當馳名商標試圖跨入到其他未註冊的類別領域，而該領域已有他人註冊相同的商標時，馳名商標跨入該類別領域應當受到限制。因案外人廣東順德康福爾電器廠在第11類「燈」類商品上註冊了「沃爾瑪」商標，故原告的「沃爾瑪」馳名商標在第11類「燈」類商品上的權利範圍受到限制，原告的「沃爾瑪」商標雖然馳名，但其既不能在第11類「燈」類商品上使用，也不能禁止他人在該相同或類似商品上使用「沃爾瑪」商標。因此，被告生產、銷售帶有「沃爾瑪」商標的燈，並沒有侵害原告「沃爾瑪」馳名商標的所有權。[ii]

二、「沃爾瑪」案件引起的主要爭議

與「沃爾瑪」案判決持相反觀點的人認為，美國沃爾瑪公司已註冊的「沃爾瑪」馳名商標在第11類燈具商品上不具有專用權，只應產生禁用權擴張的效力，其在該類別商品上並不能排斥已存在的案外人的商標專用權。美國沃爾瑪公司馳名商標跨類保護產生的禁用權效力與案外人已存在的註冊商標的禁用權並不衝突，也不矛盾。前者來源於馳名商標跨類保護的效力，後者來源於註冊商標的自身效力。兩者各自獨立存在，在禁止他人侵權的問題上前者並不損害後者，也不會使後者「大打折扣」。因此，馳名商標禁用權的擴張不應受其所跨類別上存在註冊商標的限制，但不能對抗在該類別上的註冊商標人的權利。[iii]

支持「沃爾瑪」案判決的人認為，在他人已在相同或類似商品上註冊了商標的情況下，除依法撤銷該註冊商標外，只要該註冊商標合法存續，該相同或者類似商品領域已將其他類別商品上的馳名商標的排斥力排除在外，其他類別商品上的馳名商標的權利觸角已無法進入該領域，也即這種註冊商標構成了馳名商標進入該領域的實質性障礙。在已有該根本性障礙的情況下，該相同或者類似商品屬於該註冊商標專用權的排斥力範圍，不宜再讓其他商品類別上的馳名商標介入。[iv]

三、問題的由來

由於商標註冊審查以《類似商品和服務區分表》作為判斷商品是否相同或類似的依據，不考慮其他已註冊商標的知名度，因此至少在一段時間內會出現相同或近似標識在不同類別商品上註冊的客觀情況。另外，有的商標被不同主體在不同類別商品上的使用，已經具有較高知名度，形成各類別商品上知名度較高的商標共存的局面，例如分別在汽車、潤滑油、葡萄酒商品上註冊並使用的「長城」商標。

一般情況下，不同註冊商標自用權互不干涉，禁用權來源於自用權，商標因其顯著性、知名度不同其禁用權範圍有大有小，不同類別商品或服務的相關公眾可能存在不同程度的交叉重合，因此不同商標禁用權範圍存在一定程度的重疊也是常見的。

四、馳名商標禁用權與案外人註冊商標禁用權並不衝突

作者認為，上述爭議實質問題為「是否允許不同權利人所享有的商標禁用權出現交叉重疊」，現實中，馳名商標禁用權與案外人註冊商標禁用權出現交叉重疊並不少見，如果均以「沃爾瑪」案裁判思路認定被告不侵犯原告馳名商標權，必然給馳名商標保護造成不合理的障礙，最終也難以遏制「傍名牌」的侵權行為。

首先，從法理上來說，如同車禍現場存在多個被害人一樣，同一商標使用行為同時侵犯不同主體的商標權利也是有可能的。因為相關公眾的區分和重疊，被訴商標侵權行為既可能造成對馳名商標的跨類混淆或淡化效果，還可能造成同類商品的來源混淆，分別滿足侵權要件，就可能既侵犯原告馳名商標權和案外人註冊商標專用權，原告和案外人均有權起訴並要求其停止使用並賠償損失，因此，原告馳名商標與案外人註冊商標保護不是非此即彼的關係。

其次，在原告與被告的馳名商標侵權訴訟中確定案外人註冊商標成為阻礙馳名商標跨類保護的實質性障礙，首先需要確定被訴侵權標識和產品落入到案外人註冊商標權利範圍。在「沃爾瑪」案件中法院實際上將案外人商標權絕對化，認為被告不侵犯原告商標權背後的理由是「被告實際侵犯了案外人的商標權」，這本身有超出法院審理範圍之嫌。而且，如果案外人註冊商標本身違反《商標法》第十三條構成對原告馳名商標的複製、摹仿、翻譯，原告可以請求對該商標宣告無效或禁止其使用，因此案外人商標權並不是絕對的，在原告訴被告商標侵權案件中並不能就此定論。

再次，一般情況，除非案外人註冊商標本身違反《商標法》第十三條構成對馳名商標的複製、摹仿、翻譯，否則馳名商標禁用權不能對抗案外人註冊商標的自用權，也不影響案外人行使商標禁用權，因此並不會使案外人權利「大打折扣」。如果被告因侵犯馳名商標被判停止使用，案外人禁用權事實上已經實現。至於侵權損害賠償額，主要依據為權利人所受損失、侵權獲利，這都與被告具體侵權行為和權利商標的知名度有關，原告和案外人基於各自的權利請求賠償，並不會導致賠償額重複計算，也不會導致案外人所獲賠償額有所減損。

最後，雖然商標侵權不以被告存在主觀故意為要件，但在涉及馳名商標侵權時，被告主觀上很有可能是想搭乘馳名商標的便車，而非想與同類商品上並不知名的案外人註冊商標相混淆，實際結果也可能是誤導相關公眾，造成馳名商標權利人的利益受損，這已經符合侵權構成要件。如果硬是從同類商品上註冊商標屬於案外人的表象來判定被告不侵權，必將縱容傍名牌的行為，原告維權無門，馳名商標禁用權將如同虛設。

[i]參見廣東省深圳市中級人民法院（2004）深中法民三初字第143號《民事判決書》

[ii]祝建軍：「馳名商標跨類別保護應當受到限制」，載《知識產權》2011年第10期

[iii]北京市第一中級人民法院知識產權庭：「馳名商標司法保護中存在的問題及解決對策」，載《中華商標》2007年第11期

[iv]孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社2009年第1版，第462頁

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