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2017年3月22日，北京知識產權法院就西電捷通訴索尼專利侵權一案下達了一審判決：(2015)京知民初字第1194號（簡稱本案判決）。本案涉及諸多熱點，引起各界廣泛觀注、討論，從學術角度就本案判決出現的觀點很多。筆者亦不能免俗，謹發表管見以拋磚引玉。背景2017年3月22日，北京知識產權法院就西電捷通訴索尼專利侵權一案下達了一審判決：(2015)京知民初字第1194號（簡稱本案判決）。本案涉及諸多熱點，引起各界廣泛觀注、討論，從學術角度就本案判決出現的觀點很多。筆者亦不能免俗，謹發表管見以拋磚引玉。本篇僅就「權利用盡」問題進行討論，並嘗試以美國式的方法專利權利用盡理論對比驗證本案判決，並進一步從默認許可的角度探討可能的發展。筆者認為，本案判決與美式的方法專利權利用盡理論，儘管思路不同，但結果實質上一致，即權利用盡不成立。從默認許可的角度來看，被告依然處於很不利的位置。案情2015年7月，西安西電捷通公司起訴索尼公司侵犯了其「一種無線區域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法」的專利（專利號：ZL02139508.X，簡稱本案專利）的專利權，要求索尼公司停止侵權並賠償損失。原告主張被告侵犯了其權利要求1、2、5、6。出於簡便，本文僅引述權利要求1：1、一種無線區域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法，其特徵在於，接入認證過程包括如下步驟：步驟一，移動終端MT將移動終端MT的證書發往無線接入點AP提出接入認證請求；步驟二，無線接入點AP將移動終端MT證書與無線接入點AP證書發往認證伺服器AS提出證書認證請求； 步驟三，認證伺服器AS對無線接入點AP以及移動終端MT的證書進行認證； 步驟四，認證伺服器AS將對無線接入點AP的認證結果以及將對移動終端MT的認證結果通過證書認證響應發給無線接入點AP，執行步驟五；若移動終端MT認證未通過，無線接入點AP拒絕移動終端MT接入； 步驟六，無線接入點AP將無線接入點AP證書認證結果以及移動終端MT證書認證結果通過接入認證響應返回給移動終端MT； 步驟七，移動終端MT對接收到的無線接入點AP證書認證結果進行判斷；若無線接入點AP認證通過，執行步驟七；否則，移動終端MT拒絕登錄至無線接入點AP；步驟八，移動終端MT與無線接入點AP之間的接入認證過程完成，雙方開始進行通信。 簡言之，權利要求1保護一種移動設備接入區域網時的安全認證方法，其中，移動終端MT、無線接入點AP以及認證伺服器AS分別執行特定操作和交互，以實現移動終端接入區域網時的安全認證。關於權利用盡的判決有關權利用盡的討論主要圍繞被告生產過程中產品測試而構成的直接侵權而展開。被告認為其用於WAPI測試的IWN A2410設備（包含AP和AS的設備）構成實施本專利的專用設備，該設備購自原告，因而，被告在使用該設備進行測試時，本專利已經權利用盡。法院認為：專利法第六十九條第一款第（一）項僅規定了專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品這兩者存在權利用盡的問題，「使用方法專利」不存在權利用盡的問題或者沒有規定權利用盡的必要，故「使用方法專利」不屬於專利法規定的權利用盡的範疇。（本案中，本專利為使用方法專利。）據此，被告主張的IWN A2410設備為實現涉案專利的專用設備、由原告合法銷售進而原告專利權用盡等理由均缺乏適用的法律基礎，故原告銷售檢測設備的行為並不會導致其權利用盡。關於方法專利權利用盡的美國式討論討論美國式方法專利權利用盡，適合的出發點是美國最高法院在2008年Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案的判決。該判決重點針對方法專利權利用盡問題的一些混亂認識做出了梳理和澄清。……「Nothing in this Court』s approach to patent exhaustion supports LGE』s argument that method claims, as a category, are never exhaustible.」「本院對專利權用盡的認識（approach）中，沒有任何內容支持LGE的論點：方法權利要求，作為一個類別，從來不可以用盡。」這第一句話已經就方法專利權利用盡問題定了基調，信息非常豐富。字裡行間的意思是：此前，很多人以為凡是方法權利要求就不可以權利用盡，這個認識是完全不對的，只能說方法權利要求大部分是不可以權利用盡的，有一些滿足了特定要求的方法權利要求是可以權利用盡的。美國最高法院在第二句話中按此基調進行了細緻的澄清，並明確了可以權利用盡的方法權利要求應當滿足的條件：「A patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be 「embodied」 in a product, the sale of which exhausts patent rights.」「專利保護的方法可能無法以與物品或裝置相同的方式售賣，然而方法有可能「體現」於產品，此售賣用盡專利權。」美國最高法院的意思是：對於可以「體現」於產品的方法權利要求，權利用儘是成立的。於此，美國最高法院引用了一個遵循相同原則的以往判例：Ethyl Gasoline Corp. v. United States。結合美國最高法院的判決及對其他案例的研究，筆者認為，美國最高法院的意思是：對於形式上是方法權利要求，而實質上可以等價變形成產品權利要求，並在產品中實質上體現技術方案的方法權利要求才可以適用權利用盡。而其他情況下的方法權利要求是不適用權利用盡的。事實上，美國聯邦巡迴上訴法院確認了對實施專利方法所用的部件或設備的售賣不存在權利用盡，應適用默認許可原則。1984年Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案在判決中認定該案中的方法專利不可以權利用盡，僅可以適用默認許可。Bandag公司主要從事輪胎橡膠方面的業務，持有一冷工序輪胎翻新方法的專利。Bolser公司購買了Bandag公司的設備，並用之實施了Bandag公司專利保護的冷工序輪胎翻新方法。在該案中，美國聯邦巡迴上訴法院認為，當方法專利的保護範圍不包含於授權人銷售的物品中，權利用盡原則不適用。在1999年的Glass Equipment Development Inc. v. Besten, Inc.案中，美國聯邦巡迴上訴法院再次確認了這一原則。在該案中，所售出的是實施專利方法所用的部件。美國最高法院在Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案的判決未直接提及美國聯邦巡迴上訴法院的上述兩個判例，但美國最高法院在該案的中間意見中提及了這兩個判例。完整地理解美國最高法院的意見，應知美國最高法院對美國聯邦巡迴上訴法院的上述兩個判例並未提出異議。綜合之下，對於方法專利權利用盡問題的美國式理解是：方法權利要求大部分是不可以權利用盡的，有一些滿足了特定要求的方法權利要求是可以用盡的。即對於可以「體現」於產品的方法權利要求，權利用儘是成立的。此外的方法權利要求的權利用儘是不成立的，例如，當方法專利的保護範圍不包含於授權人銷售的物品中，權利用盡原則不適用，典型情況就是專利方法之於實施該方法的設備。對於方法專利不適用權利用盡的情形，通常可以適用默認許可。筆者的理解是，凡是無法將方法權利要求「體現」於產品的生產方法專利與實施該方法的生產設備、測試方法專利與實施該方法的測試設備等，都不適用於權利用盡。方法專利權利用盡問題本案判決與美國式理解的對比北京市知產法院在本案判決中指出：「使用方法專利」不屬於專利法規定的權利用盡的範疇。看似頗為大膽，實際也引來不少關注和討論，而在筆者看來，其與美國式思維實無實質性區別。本案判決與美國式思維的直接差別在於，美國式思維提出：對於可以「體現」於產品的方法權利要求，權利用儘是成立的。而考查美國最高法院及歷史判例的本意，筆者認為不妨表達成：有方法權利要求之形而具產品權利要求之實的方法權利要求，權利用盡應當成立。以此看來，中美就此問題的認識上，從表象上看似不同，實質上並不衝突。就本案具體情況而言，依照式的本案判決，權利用盡不成立。筆者認同此結論。而依照美國式的思路，其權利要求從根本上是移動終端MT、無線接入點AP以及認證伺服器AS三方所執行的方法，而且其本質上僅是一種安全認證方法，將之化身成移動終端MT、無線接入點AP以及認證伺服器AS的產品系統已經偏離了「以權利要求的內容為準」的軌道，是有待討論的一個問題了，而將之化身到測試設備所執行的測試方法更有些強人所難了。實際上，依照美國聯邦巡迴上訴法院通過判例確立的原則，此類方法專利明確地不適用權利用盡。總之，從法理層面和本案個案層面，中美兩國的思想是統一的：原告方法專利不適用權利用盡。關於默認許可本案不適用權利用盡。但是，要想徹底解決問題還應討論一下默認許可這條出路。默認許可與權利用儘是兩種不同的思路。而默認許可適用範圍更寬，一般用作兜底工具。默認許可本質上基於公平、誠信的基本民事原則來處理問題，通常在立法方面並沒有顆粒度較細的規定。站在被告的立場來看，默認許可這個出路可否走通呢？筆者初步分析之下，認為困難重重，結果很不樂觀。默認許可的出發點在於，基於公平、誠信的基本民事原則，賣家售賣給買家的產品，買家應當可以放心地合理使用。所以被告的第一關在於：證明原告的訴求妨害了被告的合理使用。Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案中，美國聯邦巡迴上訴法院還就默認許可的成立確認了以下條件：證明所購設備沒有實質性非侵權用途。在，「實質性非侵權用途」這一概念在最高人民法院的法發〔2011〕18號《關於充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》中有原則性提及。而我們更為熟悉的概念是「專門用於實施其專利方法的設備」。「實質性非侵權用途」與「專門用於實施其專利方法的設備」這兩個概念所能覆蓋的範圍存在重要不同，其可從1951年的Priebe & Sons v. Hunt案中看出來。此案中，法院認為，專利權人所售出的專用備件儘管是專門用於實施相關專利的，但其是用於對經正當專利許可后售出的專利設備來進行維修的。此「用於對經正當專利許可后售出的專利設備來進行維修」即構成專用備件的「實質性非侵權用途」。反觀本案，被告購自原告的用於WAPI測試的IWN A2410設備顯然還可以應用於符合IEEE802_11無線區域網接入標準的手機產品或獲得了專利許可的手機進行檢測，從而就具有了「實質性非侵權用途」。而據原告所稱，測試設備IWN A2410也具有實施其專利方法之外的其他用途，也不屬於「專門用於實施其專利方法的設備」。這第一關面前，被告已經過不去了。筆者認為，原告所售的測試設備是否「體現」了該方法專利也是必須要考慮的問題，這又是一關。筆者選擇採用了在美國最高法院判決及歷史判例中廣泛採用的「體現」一詞，而不是我們更熟悉的「專門用於實施其專利方法的設備」這一概念。美式「體現」指產品完整地、實質性地體現了專利技術方案，至少要包含了權利要求中所有具有實質性特點即給技術方案帶來創造性的技術特徵。美式「體現」的要求大大嚴格於「專門用於實施其專利方法的設備」。審視本案，被告購自原告的用於WAPI測試的IWN A2410設備，其僅包含了包含AP和AS二方，未包含MT這一方。深入分析之下，被告也很難過這一關，即證明上述測試設備「體現」了本發明。此外，筆者認為，被告還有一關要過。既然是基於公平原則來談許可，本案中，測試設備用於對數量巨大的涉及專利技術方案的手機產品來進行測試，而不是如我們以上提及案例的多種場景中，專利權人售出的每件產品僅只一次體現了涉案專利的作用。區別的關鍵在於，那些對於涉案專利而言屬一次性體現專利價值的產品，專利的價值和專利權人應得的收益可能已經合理地體現在每一件產品的銷售收入中；而本案的場景則有所不同，專利權人對每一件被測的涉及專利技術方案的手機產品取得一定專利費收益是否合理呢？這種收益是否已經公平的體現在測試設備的銷售額中了呢？答案顯然是否定的。因此，被告也很難過這一關。總結綜上，筆者認為：北京知識產權法院就西電捷通訴索尼專利侵權一案的判決，與美式的方法專利權利用盡理論的結果實質上一致，即權利用盡不成立。並且從默認許可的角度來看，被告依然處於很不利的位置。附：判決書作者：李可 產業研究中心 北京集慧智佳知識產權管理諮詢股份有限公司編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫