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第190期 編號：HDFYZBSC2017190單位｜恆都律師事務所 知識產權事業部作者｜專利專業組 馮志慧編者｜恆都微信運營團隊一、案例【案例1】涉案專利權利要求：一種用於汽、柴油機潤滑油凈化的全流式深度潤滑油凈化器濾芯，其特徵在於：它是由木屑（9～36目）、植物纖維（8～12毫米）及其輔助材料製成的，其配比如下（按重量份數）：木屑100；植物纖維60～70；輔助材料3.35～6.5。法院觀點：一審法院認為，本案中，原告指控三被告製造、銷售的被控侵權產品構成了對本專利權的侵犯，應當就此提供相應的證據，即證明由三被告製造、銷售的被控侵權產品已經落入了本專利的保護範圍。案件結果：原告因未能舉證證明被控侵權產品就是按照本專利權利要求中所限定的原始材料和配比方式所製造的而敗訴。【案例2】涉案專利權利要求：用於塗覆單體聚合反應器的液態防垢劑，該防垢劑通過使萘酚與醛交聯產物進行縮合反應得到，其特徵在於：為得到該縮合產物，在鹼性環境中進行了連二亞硫酸鹽和甲醛化合物與1-萘酚結合的反應；防垢劑中含有連二亞硫酸鹽和/或亞硫酸氫根基團和/或亞硫酸氫鹽；防垢劑以清澈透明的液體形式存在；防垢劑在無氧氣條件下貯存。法院觀點：一、二審法院均認為：涉案專利保護的是一種產品，能夠獲得專利保護的產品應當認為屬於新產品。根據法律規定，新產品製造方法發明專利引起的專利侵權訴訟，由製造同樣產品的單位或個人對其產品製造方法不同於專利方法承擔舉證責任。且從訴訟經濟角度看，由被告提供其產品製造方法的證據更為方便。因此法院責令被告提供其製造被控侵權產品的方法。案件結果：被告因提供錯誤證據而敗訴。上述兩個案例均涉及方法表徵的產品權利要求，但是，對於舉證責任的分配，兩個案例卻採用了截然不同的處理方式，並使相關當事人承擔了舉證不能的法律後果。筆者認為，不能單純地因產品權利要求授權而認定該產品為「新產品」，應有其他相關證據證明其為「新產品」；而且，法律明確規定，只有「新產品製造方法」的發明專利才適用舉證責任倒置原則，除非原告可以證明其「新產品」只能用方法特徵進行限定。在此，筆者不對法院的認定發表過多的看法，各法院/法官有其判案的依據，筆者只希望通過本文可以讓大家對專利侵權訴訟舉證責任有所了解，在遇到實際案件時，有據可循，有計可施。二、相關法條《民事訴訟法》第64條第（一）項：「當事人對自己提出的主張有責任提供證據。」《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第2條：「當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。」《專利法》第61條第一款：「專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。」《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第4條第一款第（一）項：「因新產品製造方法發明專利引起的專利侵權訴訟，由製造同樣產品的單位或者個人對其產品製造方法不同於專利方法承擔舉證責任。」三、舉證責任1、原告的舉證責任專利侵權訴訟屬於民事訴訟，因此應遵循「誰主張，誰舉證」的一般舉證責任分配原則。在方法專利侵權訴訟中，原告應儘可能通過多種渠道收集、調取相關證據。根據現行法律規定，可以考慮如下幾種證據收集方式：（1）在起訴前或起訴時向法院申請證據保全，保全被告的工藝流程、生產記錄等資料；（2）請求法院到被告的工廠進行現場勘驗，以重現其工藝過程，必要時，申請鑒定機構的人員參與；（3）在起訴時或者舉證期限屆滿前向法院申請調查取證。[1]對於涉及「新產品製造方法」的專利侵權訴訟，原告有責任證明，按照其專利方法所直接生產出來的產品屬於專利法意義上的新產品，以及被告生產的涉案產品與按照原告專利方法所直接生產出來的產品屬於同樣產品。但是，什麼是專利法意義上的新產品，目前並沒有統一的法律規定。《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第17條明確規定，產品或者製造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，法院應當認定該產品不屬於專利法第六十一條第一款規定的新產品。也有部分地方法院系統對此做出了具有借鑒意義的內部規定，如北京市高級人民法院在《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第122條第一款明確指出：專利法第五十七條第二款規定的「新產品」，是指在國內第一次生產出的產品，該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組分、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區別。由於「新產品」的舉證比較困難，在實踐當中，部分法院僅要求原告在提出新產品這一主張的基礎上對涉案產品是否屬於專利法意義上的新產品這一問題給以足夠的說明、解釋，然後再結合被告所提交的相關反駁證據來認定其是否屬於新產品。但筆者認為，除了給以足夠的說明解釋外，原告應儘可能地多提供相關證據，例如列舉專利申請日前常見的同類產品，並與專利方法直接生產獲得的產品進行詳細對比，羅列其組分、結構或質量、性能、功能方面的差別，從多角度證明該專利方法直接獲得的產品為「新產品」；此外，原告還需要結合涉案產品的組分、結構或質量、功能、性能對其是否屬於「同樣產品」予以充分的舉證、說明、解釋。2、被告的舉證責任對於涉及「新產品製造方法」的專利侵權訴訟，被告負有證明「其採用的製造方法不同於專利方法」的舉證責任。該舉證對於被告來說應該很容易，但可能需要被告承擔披露其技術秘密的風險。筆者認為，基於侵權判定中的全面覆蓋原則，被告所承擔的舉證責任以其足以證明其所採用的生產方法未全面覆蓋專利的技術特徵為限。也就是說，被告只需證明其製造方法中至少未包括涉案專利的一項技術特徵即可，此時被告已經完成了其不侵權的舉證責任。本文案例二中，被告提供了證據證明其製造方法與專利方法不同，但經證明其提供的製造方法非其產品的製造方法，被告最終因此敗訴。筆者提醒大家，這種虛假行為只能是作繭自縛。四、總結專利侵權訴訟遵從「誰主張，誰舉證」的一般民事訴訟舉證責任原則，只有在涉及新產品的製造方法發明時，舉證責任才可能倒置。此時，原告仍然負有相應的舉證責任，證明其專利方法直接獲得的產品為新產品，且涉案產品與其專利方法直接獲得的產品為相同產品。[1] 論方法專利侵權訴訟中舉證責任分配，廬山，《電子知識產權》, 2005(2):40-43。