專利申請之前的產品銷售對美國專利權的影響

在美國，如果專利權人在專利申請之前銷售或許諾銷售產品，他有一年的寬限期提交相關的專利申請，這就是眾所周知的銷售門檻（on-salebar）。雖然在美國銷售有一年的寬限期，但在其他國家並沒有類似規定，因而這種銷售行為會直接導致專利權的喪失。

1.美國新舊專利法對銷售門檻（on-salebar）的定義

2011年實施的美國新專利法（AIA）對銷售門檻的定義做了修改。下面的表格列出了新舊專利法對銷售門檻定義的不同。由於AIA對銷售門檻定義的修改，產生了很多懸而未決的疑問：

比如AIA中的銷售是另外公眾可獲知的（otherwiseavailabletothepublic），如何解讀？

AIA的銷售門檻是指公開銷售還是秘密銷售？還是兩者都包括？

AIA的銷售門檻是否包括哪些沒有公開具體細節的發明？

2017年5月1日聯邦巡迴法院對HelsinnHealthcareS.A.v.TevaPharmaceuticalsUSAInc案件的判決，第一次明確了美國新專利法中對銷售門檻的解釋，解答了一些相關問題，因而也賦予該案件一些特殊意義。

2.案件背景

涉案原告Helsinn擁有四項涉及鹽酸帕洛諾司瓊（鎮吐葯）的美國專利。帕洛諾司瓊作為第二代5-HT3抑製劑，主要用於防止和控制急性化療所引起的噁心、嘔吐癥狀。Helsinn起訴TevaPharmaceuticals專利侵權，而Teva則抗辯認為專利權因為觸發銷售門檻而無效。

涉案原告Helsinn的四項專利是在2003年1月提交的想專利申請，但在2001年4月Helsinn和MGIPharma簽署了供給和購買合同。該合同明確了產品價格，付款方式，運輸方法。同時規定：如果獲得FDA的批准，MGI同意購買由專利覆蓋的某一劑量的產品。該合同沒有披露專利保護的所有細節，比如藥物的劑量。由於美國證劵交易委員會(SEC)要求公司提供階段性歸檔的財務報表：諸如10–K（年度報表），10–Q（季度報表）和8–K當期報表/當前報表(重大事件)。MGI在簽署和Helsinn的合同后，向美國證劵交易委員會（SEC）提交8-K報表而公開了該合同。

3.美國巡迴聯邦法院的判決

由於涉案原告Helsinn專利申請的提交是在合同簽署21個月之後，已過了12個月的寬限期，所以案件爭論的焦點在與：沒有公開發明細節的銷售是否觸發銷售門檻？

五月份聯邦巡迴法院對HelsinnHealthcareS.A.v.TevaPharmaceuticalsUSAInc案件的判決，推翻了新澤西地方法院的判決，認為如果發明的銷售是公開的，不管相關的發明細節是否公開，銷售門檻在這種情況下將被觸發，涉及的發明也將因此喪失可專利性。

4.案件啟示

案件發展至此，涉案原告Helsinn會要求聯邦巡迴法院全庭複審還是上訴至美國最高法院還不得而知。通過此案我們可以得到以下啟示：

1）聯邦巡迴法院的判決證實了美國新專利法(AIA)沒有改變pre-AIA中有關銷售的法律含義。

2）美國專利局認為銷售涉及的發明是可以讓公眾獲知的發明，即只有公開發明細節的銷售才會觸發銷售門檻。美國專利局的觀點顯然不同於巡迴聯邦法院的判決，而這種不同將會影響到未來的專利訴訟和專利無效案件。

3）除美國以外的其他國家沒有銷售門檻的規定，因此專利申請之前的銷售行為會直接導致專利權的喪失。

4）美國申請人不應過度依賴銷售門檻的寬限期，而要平衡好專利保護和商業盈利兩者之間的關係。

作者：北京品源知識產權代理有限公司 殷慎敏博士