商標和域名的在先使用抗辯

商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標。在先註冊並使用域名，使相關域名與使用人之間產生穩定關聯關係，不屬於將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的情況。商標意義上的使用需與相關商品和服務產生一定關聯，僅將註冊商標用於微博名稱，不屬於商標性使用行為。

原告秦皇島鴻順科技開發有限公司申請註冊了第35類、第42類「zoho」商標，原告認為被告卓豪公司、卓邁公司在其官方網站www.zohocorp.com.cn、www.zoho.com.cn、服務軟體、產品手冊、自媒體平台等將「ZOHO」商標在同類服務上進行突出使用，且持續在對外的銷售和宣傳中使用該商標，侵犯了原告的商標權。為此訴至法院，要求判令二被告停止侵權並承擔賠償責任。

二被告共同答辯認為其對涉案商標及域名享有在先權利，其成立於2002年，提供網路開發服務，在全球有200多家客戶，提供ssas服務等商業應用。二被告在先使用zoho標識並在域名中包含了該標識，且有知名度。二被告認為其使用具有正當性，長期在先使用不會造成公眾混淆誤認。且原告未使用涉案商標，其無權禁止二被告對涉案商標進行使用。

本案焦點

本案爭議焦點主要有二點：一是二被告在網站、服務軟體、宣傳圖冊、產品手冊上等使用含有「zoho」字樣的行為是否構成對原告鴻順公司享有的「zoho」商標權的侵犯；二是二被告在域名中使用 「zoho」字樣是否構成對原告商標權的侵犯。

針對爭議焦點一，法院認為，二被告對相關標識的使用行為系商標性使用，二被告對zoho標識的使用情況分為兩種，對於「z」「o」「h」「o」藝術字的使用，由於「zoho」字母商標本身的顯著性不高，藝術字的使用方式與原告商標不構成近似，不構成侵犯商標權；對於「zoho」標識的使用，雖然系相同商標，使用在類似商品上，但二被告對涉案標識的使用使之具有一定知名度，相關公眾會建立穩定的聯繫，而不會導致其誤認，從而混淆其來源，故二被告的行為不構成商標侵權行為。

針對爭議焦點二，卓豪公司的域名註冊、使用時間遠遠早於鴻順公司的商標註冊時間，且卓豪公司在域名註冊后一直以此域名來運營相關網站，涉案域名並已獲得一定知名度。對於卓邁公司，其雖於鴻順公司註冊涉案商標后，即2014年11月通過受讓取得了www.zoho.com.cn的域名，但其作為卓豪公司的關聯公司，其對該域名的使用並不存在上述規定中的「惡意」，原告對此亦未舉證證明，且鴻順公司僅提供證據證明其享有「zoho」的微博賬號，而對於其是否存在相關產品，是否運營此類服務未予舉證證明。故在此情況下，不能認定卓豪公司與卓邁公司對相關域名的註冊使用存在商標侵權惡意，不會造成相關公眾的誤認。相反，卓豪公司、卓邁公司對相關域名享有合法權益，該權益應受到法律保護。

最後，法院判決駁回了原告全部訴訟請求。

法官釋法

一、判斷商標侵權的要件：應當從以下幾個要件進行判斷：

一是被控侵權行為是否屬於商標法意義上的使用行為。根據《中華人民共和國商標法》第四十八條規定「本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。」 因此，判斷是否為商標法意義上的使用行為，應當從實際使用方式和使用效果來看，其是否已經起到了標識商品來源的功能。

二是被控行為是否將與涉案商標標誌相同或近似的標誌使用於與涉案商標指定使用的商品相同或類似的商品上。《中華人民共和國商標法》第五十七條第一、二項中分別規定：未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的；未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的屬於侵犯註冊商標專用權的行為。《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條規定「商標法第五十二條第（一）項規定的商標相同，是指被控侵權的商標與原告的註冊商標相比較，二者在視覺上基本無差別。商標法第五十二條第（一）項規定的商標近似，是指被控侵權的商標與原告的註冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告註冊商標的商品有特定的聯繫。」《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定「商標法第五十二條第（一）項規定的類似商品，是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯繫、容易造成混淆的商品。類似服務，是指在服務的目的、內容、方式、對象等方面相同，或者相關公眾一般認為存在特定聯繫、容易造成混淆的服務。商品與服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯繫，容易使相關公眾混淆。」第五十二條規定，人民法院依據商標法第五十二條第（一）項的規定，認定商品或者服務是否類似，應當以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷。根據上述法律規定，在判斷商標是否構成相同或近似時，首先要判斷的是商標的顯著性程度，判斷是否容易使相關標識與之產生近似感。

三是被控侵權行為是否會導致消費者對商品的來源產生混淆誤認。商標標識的在先使用人在使用過程中，使該標識經過長期的使用和宣傳，知名度顯著提高，相關公眾對商標與使用者之間產生了一一對應的聯想，對相關產品或者服務來源建立了穩定的聯繫，故不會使相關公眾產生混淆誤認。

二、在先域名中使用商標標識是否構成對商標權的侵犯。

域名管理實行「先申請先註冊」原則。《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（三）項規定，將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的，屬於商標法第五十二條第（五）項規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為。但是，從該條內容分析，其適用的是商標註冊在前，域名註冊在後，並會導致相關公眾誤認混淆的情況。《最高人民法院關於審理涉及計算機域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條規定「人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應當認定被告註冊、使用域名等行為構成侵權或者不正當競爭：（一）原告請求保護的民事權益合法有效；（二）被告域名或其主要部分構成對原告馳名商標的複製、模仿、翻譯或音譯；或者與原告的註冊商標、域名等相同或近似，足以造成相關公眾的誤認；（三）被告對該域名或其主要部分不享有權益，也無註冊、使用該域名的正當理由；（四）被告對該域名的註冊、使用具有惡意。」第五條規定「被告的行為被證明具有下列情形之一的，人民法院應當認定其具有惡意：（一）為商業目的將他人馳名商標註冊為域名的；（二）為商業目的註冊、使用與原告的註冊商標、域名等相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產品、服務或者原告網站的混淆，誤導網路用戶訪問其網站或其他在線站點的；（三）曾要約高價出售、出租或者以其他方式轉讓該域名獲取不正當利益的；（四）註冊域名后自己並不使用也未準備使用，而有意阻止權利人註冊該域名的；（五）具有其他惡意情形的。被告舉證證明在糾紛發生前其所持有的域名已經獲得一定的知名度，且能與原告的註冊商標、域名等相區別，或者具有其他情形足以證明其不具有惡意的，人民法院可以不認定被告具有惡意。」關於認定被告註冊、使用相關域名構成侵權或惡意的規定，是針對權利人商標註冊在前、被告註冊使用域名在後的情況。如域名持有人註冊、使用相關域名的時間遠遠早於商標權人商標註冊的時間，且域名持有人在域名註冊后一直以此域名來運營相關網站，涉案域名並已獲得一定知名度，則不能認定域名持有人對相關域名的註冊使用存在商標侵權惡意，不會造成相關公眾的誤認。