西電捷通：美國專利PTA並非遙不可及

西電捷通專利研究

導讀： 在全球範圍內，各國發明專利的保護期限皆為自專利申請日起20年。對於全球各國來說，20年的保護期限屬於剛性規定，無法調整，亦不能變更。不過，在擁有最前沿的專利保護系統的美國，有一項專利期限調整制度（Patent Term Adjustment, 簡稱PTA），讓20年的保護期限有了一定伸縮的可能性。西電捷通自2005年首次踏上美國專利申請之路，在磕磕絆絆中與PTA產生不少交集，並且由此積累了一定的認知和理解。下文中，我們將分享一些發現，希望為更多公司赴美申請專利開闢更廣闊的思路。

對於大多數專利技術來說，20年的保護期限已然足夠，因為通常這些專利技術所承載的產品具有周期短、迭代快的特點，即從設計到投放市場再到推出新產品的周期，快則兩三年，慢則七八年。然而，對於研發通信基礎技術的發明人來說， 20年的保護期限顯然不是長而是短了。原因在於，一項通信基礎技術從研發到產業鏈形成，再到真正市場化，整個周期既道路漫長又風險叢生。類似的情況也出現在醫藥領域，由於關係生命健康，因此醫藥領域的發明人通常面臨著研發周期長、監管嚴格、產品上市難等多重挑戰，當有一天其歷經千辛萬苦，突破艱難險阻，走到產品上市這一步時，最尷尬的一幕出現了，即這項技術的專利保護期已所剩無幾，如此反覆消耗，最終打擊的是發明人的持續創新動力。更何況多數研發成果最終是無法上市的。這樣看來20年的專利保護期的確有些短。倘若專利期限可以延長或縮短，哪怕僅僅一天，對於發明人來說都至關重要。實際上，美國專利制度中有一項頗具特色的專利期限調整制度PTA，讓20年的保護期限有了一定伸縮的可能性。PTA是指在專利申請過程中，當發生因專利局或者申請人自身的原因導致的專利申請期限不必要的延長或縮短時，在確定最終專利期限時會進行相應的補償或減去這段時間。這就導致一件美國專利的期限從申請日開始計算時大多不是確定的20年。

美國專利法的PTA法律條文規定

早在1999年，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，簡稱USPTO）為避免不當延遲而縮短專利有效期限，為此美國國會在美國發明人保護法（The American Inventors Protection Act ，簡稱AIPA）中對專利期限調整做了相應規定。其主要規定在美國專利法實施細則37 CFR 1.702中體現，具體內容請見下圖1。

圖1 美國專利法實施細則37 CFR 1.702中PTA相關條款

引發美國專利PTA的兩大原因

根據美國專利法及其實施細則的規定，在專利申請、審查、授權等相關程序中，一旦出現由於美國專利商標局USPTO的拖延或申請人的原因造成的延遲，USPTO須將官方拖延的天數補償至專利期限中，此種延遲分為三類，分別是A類延遲、B類延遲和C類延遲。而申請人拖延的天數，USPTO將在專利期限中扣除。總體而言，PTA主要涉及兩種類型的專利期限調整：美國專利商標局USPTO自身原因導致的專利期限增加以及申請人延遲導致的專利期限減少。下面我們逐一進行分析。

情形一：美國專利商標局USPTO原因

如上所述，美國專利商標局USPTO原因又分為A類延遲和B類延遲。

1、A類延遲

因美國專利商標局USPTO在審理專利申請過程中拖延造成的延遲。比如，專利審查員在申請日起，14個月內，未下發任何審查意見通知；專利審查員在申請人遞交答辯或者提出上訴4個月內，未作出任何回應；專利審查員在專利審判暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB）或聯邦法院對上訴作出決定，4個月內未發出下一個審查結論等。

2、B類延遲

基於美國專利商標局USPTO造成的延遲，導致專利申請從實際申請日到授權日的時間超出3年，超出的期限將補償給專利權人。但在此類延遲的3年內存在申請人提繼續審查請求（RCE）、抵觸程序（Interference Proceeding）、派生程序（Derivation Proceeding）、上訴至專利審判暨訴願委員會PTAB等情形，則不能保證在3年內核准公告。因此RCE消耗的天數、衝突程序（如訴訟）的干擾期、申請人提出的延期都不能計入B延誤的時間。

3、C類延遲

美國專利商標局USPTO在處理諸如抵觸程序（Confilict Proceedings）、保密命令（Secrecy Order）、派生程序（Derivation Proceeding）等特殊程序中造成的耽擱。

情形二：專利申請人原因

當申請人沒有及時跟進各申請審查環節、未積極推動申請時，從而導致期限延遲。此時，這部分耽擱的天數將會從前述補償的期限中減去。一般情況有以下原因：

1、申請人未在規定期限內答覆USPTO發出任何審查意見通知（包括Rejection、Objection、Argument）。

2、因申請人原因，未積極推進申請而造成的申請進度（包括處理或審查）的延遲，具體有：提出延遲授權請求或延遲繳納授權費；未及時提交臨時申請轉非臨時申請請求；審查員發出審查意見或授權通知書之日前一個月內，提交初步修改或其他修改文件，導致審查員需要發出補充審查意見或補充授權通知書的、因疏忽導致答覆審查意見文本有遺漏、答覆文本提交后又未經審查員要求主動提交補充答覆文件或其他文件等等。

3、申請人未在「知道日」起30天內提交IDS或因提交IDS提RCE請求而延誤的日期。

4、在專利局發出任何審查意見通知書或授權通知書之前（以先到之日為準），更正說明書、附圖、序列表等而延誤的日期。

申請人如何獲知美國專利PTA

除了授權時權利人可以獲得PTA的通知以外，美國專利商標局還提供了專利申請信息檢索系統（Patent Application Information Retrieval, 簡稱PAIR），方便大眾查詢案件申請信息和過程狀態。當申請人登陸PAIR系統后（網址：http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair ），關於專利申請期限調整的信息一目了然。

以西電捷通訴索尼專利侵權涉訴專利的美國同族US10/534,067為例，在PAIR系統中輸入專利號並Search，就能看到下面的結果（如圖2所示）。

圖2 USPTO官網公布的US10/534,067專利PTA計算結果

很明顯該專利命運多舛，遭遇A類延遲1755天，B類延遲989天，排除其他因素，總的調整期限（Total PTA Adjustment）達到2088天。

美國專利PTA的計算規則

看了上文中對PTA計算的深入解讀，相信大家也基本了解了PTA的計算方法。估計這時有人可能會說既然有官方計算的現成數據，幹嘛還要花費時間、精力自己去算呢？那麼USPTO官方計算出的數據是否100%正確呢？答案是不一定。由於美國專利法無法做到對PTA的精確計算指導，並且PTA計算本身又交錯複雜，因此算錯PTA對USPTO來說並非新鮮事，而專利申請人如果掌握了計算PTA的方法，就可以針對PTA問題向USPTO提出申訴，進而爭取應得的權益。西電捷通US10/534,067這件美國專利的PTA計算過程即是一個實例。

西電捷通US10/534,067這件美國專利一開始USPTO計算出的PTA，實際上是1450天（如下圖3所示），而非最終的2088天。

圖3 USPTO第一次發出的1450天的PTA通知

第一次收到USPTO的授權通知時，上面赫然寫著1450天PTA，為此西電捷通專利部門經過核算，發現USPTO的計算結果竟然有誤。考慮到USPTO在正式發布授權公告時，可能會重新計算PTA，便索性決定後續再議。之後，該專利授權公告發布時，USPTO披露的PTA改為1651天（如下圖4所示）。顯然，USPTO第一次的PTA天數有誤。

圖4 USPTO第一次重算后PTA為1651天的授權公告文本

不過，令人意外的是，USPTO授權公告給出的1651天PTA，與西電捷通計算出的結果仍然有所出入，於是西電捷通向USPTO提出了PTA重算請求（如下圖5所示）。最終，經過西電捷通多次努力和爭取，我們獲得 2088天的PTA補償，如圖2所示。

圖5 西電捷通向USPTO遞交的重新計算PTA請求

值得一提的是，向USPTO請求重新計算PTA的時機也需要注意。

美國專利新法規定授權后2個月內，專利權人可以向USPTO提PTA重算請求（適用於2013年1月13日後授權的）。相關法條如下：

圖6 美國專利法關於PTA重算請求時間的規定

結語

發明一項影響深遠的基礎技術，對每家企業來說並非易事。通過美國專利PTA制度，西電捷通的US10/534,067專利，獲得2088天的補償，這相當於該項專利的美國專利保護期限延長了5年。5年的專利保護期限或許對於專註於產品集成的公司來說影響有限，但是對於從事通信基礎技術研發的發明人來說，卻意義非凡。我們相信，只有當一項專利價值真正得到釋放和保護，越來越多的創新者才會堅定信心，投入更大的熱情，加大研發力度。