一文梳理商標合理使用判定要點

文/黃斌 江西求正沃德律師事務所

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商標合理使用，是指非商標權人可以在某些情況下合理使用他人的註冊商標或非註冊商標，是對他人商標禁止權的合理限制，同時也是商標侵權訴訟中重要的抗辯事項。然而由於商標合理使用法理源於著作權法，實踐中經常發生商標合理使用與商標性使用、混淆可能性的糾結和衝突，商標合理使用的範圍不確定，為此有必要對商標合理使用判定要點進行梳理。

《商標法》第59條規定："註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。"

《蘭哈姆法》第33條款第4項規定:"對被指控為侵犯商標權的姓名、術語或圖案的使用,不是作為商標進行使用,而是使用者將自己個人的姓名,或是該使用者利害關係人的姓名,或是某種說明性詞語或圖案用於自己的業務,而且這種使用是適當和善意的,其目的只是用以來說明該使用者的商品或服務,或者說明該商品或服務的來源地,那麼就不應被視為商標侵權。"

《北京市高級人民法院關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》(簡稱《解答》)首次明確了商標合理使用的構成要件。根據《解答》第26條的規定,構成合理使用商標標識的行為應當具備以下要件:(1)使用出於善意;(2)不是作為自己商品的商標使用;(3)使用只是為了說明或者描述自己的商品。

國家商標局2000年《關於商標行政執法中若干問題的意見》中指出,："下列使用與註冊商標相同或者近似的文字、圖形的行為,不屬於商標侵權行為:善意地使用自己的名稱或者地址;善意地說明商品或者服務的屬性,尤其是說明商品或者服務的質量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期。"

最高人民法院《關於對南京金蘭灣房地產開發公司與南京利源物業發展有限公司侵犯商標專用權糾紛一案請示的答覆》指出：一、使用人使用地名的目的和方式。使用地名的方式往往表現出使用目的。使用人使用地名的方式是公眾慣常理解的表示商品產地、地理位置等方式的，應當認為屬於正當使用地名。二、商標和地名的知名度。所使用的文字，如果其作為商標知名度高，則一般情況下，相關公眾混淆、誤認的可能性較大；如果其作為地名知名度高，則相關公眾對其出處的混淆、誤認的可能性會較小。三、相關商品或服務的分類情況。商品或服務的分類情況，往往決定了是否需要指示其地理位置。房地產銷售中指示房地產的地理位置，一般應當認為是基於說明該商品的自然屬性的需要。四、相關公眾在選擇此類商品或服務時的注意程度。根據相關公眾選擇此類商品或服務時的一般注意程度，審查確認是否會因這種使用而對該商品或服務的來源混淆、誤認。五、地名使用的具體環境、情形。在房地產廣告上為突出地理位置的優越而突出使用地名與在一般商品上、一般商品的廣告上為突出商品的產地而突出使用地名往往給予公眾的注意程度不同，產生的效果也有所差別。

商標是一種商業標識，是指能夠將自然人、法人或者其他組織的商品、服務與他人的商品、服務區別開的標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，其目的是為了在商業活動中用以區分商品或服務來源。因此，商標要求具有顯著性便於識別。

商標分為四類：臆造型商標、任意型商標、暗示型商標和描述性商標。臆造型商標的顯著性最強，任意型商標、暗示型商標的顯著性依次減弱，而描述性商標由於使用了公有領域的標誌（"第一含義"），只有在經過使用取得顯著性（"第二含義"）並便於識別的情況下才可以作為商標註冊。

商標的本質是保護商標標識上承載的商譽，保護的是區分不同商品或服務來源的商標標識的使用，而不是商業標識本身。商標標識是由各種符號及其組合而成，該符號及其組合不僅具有區分不同商品或服務來源的作用，同時還有符號及其組合本身的含義。對於商標標識符號及其組合本身含義的使用，對於不在區分不同商品或服務來源層面上商標標識的使用行為，則應當屬於商標合理使用的範疇。商標合理使用制度建立的本質是為了防止商標權人濫用商標禁止權，將私權的觸角非法踏進公有領域，進而非法侵佔公共資源。

通常認為，商標合理使用包括以下類型：指示性合理使用、比較廣告合理使用、滑稽模仿合理使用、描述性合理使用。指示性合理使用是指在生產經營活動中合理使用他人商標指示自己商品或服務源於他人的商品或服務，客觀說明自己所提供的商品或服務的某些特點、用途等；比較廣告合理使用是指在商業廣告中將自己提供的商品或服務與商標權人的商品或服務進行比較；滑稽模仿合理使用是指在模仿、評論中對他人商標進行評價；描述性合理使用是指對他人商標中的通用名稱、圖形、型號、主要原料、功能、用途、重量、數量、地名等的正當使用。

商標合理使用判定步驟：

1、首先判定是否是在商業活動中使用。如果不是在商業活動中使用則屬於合理使用，如果是在商業活動中使用則進行下一步驟；

2、判定是否構成商標性使用。構成商標性使用至少要滿足以下三個條件：（1）將商標標識用於商業活動中；（2）使用的目的是為了說明商品或服務的來源；（3）該使用使相關公眾產生商品或服務來源的認識。如果不構成商標性使用則屬於合理使用，如果構成商標性使用則進行下一步驟；

3、判定是否構成商標相同或近似。認定商標相同或近似按照以下原則進行：(1)以相關公眾的一般注意力為標準;(2)既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態下分別進行;(3)判斷商標是否近似，應當考慮請求保護商標的顯著性和知名度。如果不構成商標相同或近似則屬於合理使用，如果構成商標相同或近似則進行下一步驟；

4、判定使用是否構成善意合理。認定構成善意合理主要按照以下原則進行：(1)非必要不干擾原則，即不使用他人商標很難描述特定的商品或服務；（2）使用方式，包括使用標識的大小、字體、顏色、位置以及包裝、裝潢等；（3）是否有暗示語言，暗示與商標權人有關聯關係、同一實控人等。如果構成善意合理屬於合理使用，如果不構成善意合理則進行下一步驟；

5、判定是否構成混淆可能性。認定構成混淆可能性主要按照以下原則進行：(1)對商標的顯著性和知名度確定層級區間，包括銷售渠道、銷售地域等；（2）對使用人的主觀善意確定層級區間；（3）對上述層級進行綜合評判、相互修正，對混淆可能性進行判定，要包括消費者的注意力程度、實際混淆證據等。