跨境投資實務｜海外併購知識產權盡調探析，以日本企業為參考【走出去智庫】

走出去智庫觀察

從商務部近幾年的年度統計數據看，企業海外併購越來越多的投資流向製造業以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業。而在上述行業中，知識產權是其發展的核心競爭力，也是企業開展收購的主要目的和動因之一。

走出去智庫（CGGT）近期出版的新著《走出去觀察：知識產權｜跨境併購實務指南》中提出，把知識產權提到企業發展戰略層面，對企業長期發展、擴大自身競爭優勢，並在市場上嶄露頭角，是極具裨益的。為此，走出去智庫（CGGT）聯同德、美、澳、日、英、法、加、韓等8個國家的9家律師事務所知識產權律師，共同編撰了這本書，以期幫助企業在對外投資中了解他國知識產權法律制度，維護自身知識產權。

走出去智庫（CGGT）認為，企業在開展跨境併購時，知識產權盡職調查是不容忽視的一個重要環節，其重要性絲毫不亞於法律、財務或是人事方面的盡職調查。但是，由於長期的併購環境和能力所限，與法律等盡職調查相比，企業對於知識產權盡調的重視程度明顯不足，相關內容也了解得較少。

在走出去智庫（CGGT）今日獲授權刊發一篇有關海外併購知識產權盡調的實務文章，作者之一、走出去智庫特約專家李海燕對於知識產權盡調的細節問題給予詳盡的闡述，包括：涉及的行業與範圍、目的、實施團隊、時機與方法等，同時介紹了知識產權盡職調查與其他盡職調查的關係，並提供了日本關於專利戰略的最新研究成果，供讀者參考。

要點

1、實施知識產權盡調的時間段，一般在賣方雙方簽訂無法律約束力的LOI（意向書）或者MOU（備忘錄）到簽訂SPA（股權買賣合同）之間。

2、企業在海外併購實踐活動中，如果併購標的企業規模較小，或擁有的知識產權較少，可以把知識產權的盡職調查分解到法律、財務、人事等領域的盡職調查中去做；如果標的企業比較大，且知識產權的數量和問題比較複雜，建議組建專業的知識產權團隊開展專業的分析和研究。

3、如果企業海外併購的目的是獲得發達國家企業的技術，那麼開展知識產權盡調的時候，就需要特別關注高科技產品的普通商品化問題。如果標的企業的高科技產品普通商品化，那麼企業併購這些企業的價值就不大了。

正文

文/李海燕走出去智庫特約專家

陳卓華北水利水電大學

近年來，越來越多的企業到海外去收購外國企業，動因之一是知識產權的獲得。企業海外併購的過程中，一般對法律和財務方面的盡職調查（Due Diligence，DD）更為關注，對知識產權盡職調查（Intellectual Property Due Diligence，IPDD）則重視不夠。現代企業的知識產權和創造知識的能力，是企業的核心的競爭力，從這個意義來講，知識產權的盡職調查也是海外併購公司重要的一環。

知識產權盡職調查所涉及的行業與範圍

企業開展海外併購時，所有行業都會存在知識產權的問題，但並非所有行業都需要開展知識產權盡職調查。某些特定行業的知識產權更為重要，其知識產權質量直接決定了企業的競爭力，如果跨國併購涉及這些行業，開展詳細的知識產權盡職調查非常必要。

這些行業包括：醫藥行業和醫療器械行業，ICT行業（互聯網和通信行業），汽車製造業，家用電器行業，手機製造行業，半導體製造行業，液晶生產行業，飛機製造行業，化工行業，生物行業，精密儀器行業，軌道交通行業，服裝行業，影視和出版行業，職業體育行業，動漫行業和遊戲行業，設計行業，新材料製造行業，新型電池製造行業，冶金行業等。

本文對知識產權盡職調查的範圍做出一個劃定，分為三大類：

第一，關於企業形象的知識產權，主要是商標（trademark）、商號（mark）、商品包裝或者形態（container or package）等。

第二，關於知識創造方面的知識產權，主要包括專利（patent）、實用新型（utility model patent）、設計（design）、著作權（copyright）、半導體線路設計（layout design exploitation right）、種苗培育權（plant breeder』s right）、企業秘密（trade secret）等。

第三，其他知識產權，如肖像權（portraiture right）、企業的網站的域名（domain）等。

在實踐工作中，專利的分析和評估最為困難，涉及專利的訴訟和糾紛也很多。

知識產權盡職調查的目的與前期準備

企業跨國併購發達國家的企業，主要是為了獲得標的企業的核心競爭力。因此開展知識產權盡職調查的主要目的是：第一，從知識產權的角度，對企業做投資判斷提供材料，研究確定投資框架；第二，把調查的結果根據需要反映在股權買賣合同（SPA）中；第三，為併購以後的整合做準備。

為了達到上述目的，在開展知識產權盡職調查的時候，需要在前期準備進行了解的內容如下：

1、了解投資標的企業有什麼樣的知識產權、知識產權戰略、知識產權管理體制，初步了解這些知識產權的價值。了解這些知識產權的價值，並不是對知識產權的價值做定量的評價，給出某個知識產權（比如專利）價值多少錢，而是對知識產權進行分門別類進行一個梳理，給出一個定性的評估。

2、初步了解是否有知識產權相關法律糾紛或者法律風險的存在。在知識產權領域，發生侵權糾紛是非常常見的。發達和發展家的法院一般都設有專門的知識產權法庭。在專利訴訟的世界里，一次訴訟花費上百萬美元的律師費用也是常見的。由於敗訴，被迫撤出某個國家的市場或者支付上億美元賠償金的案例也多次發生過。

3、了解知識產權對企業將來收益或者支出產生的影響。企業對研究開發的投入直接影響了企業今後的科技成果和競爭力。研究開發需要巨額的投入，並伴隨著風險，並不是所有的研發成果都可以創造出市場或者給企業貢獻營業額。

在一些特殊行業，比如醫藥行業，專利對企業將來的收入影響是非常大的。如果一家醫藥行業的大型暢銷專利藥品的專利到期，對該企業的營業收入影響是巨大的。醫藥行業中於從事generic藥品（即專利過期葯）生產的企業很多。專利過期之後，往往藥品的價格會大幅度下降。

4、了解該國的知識產權法律體系和行業的知識產權情況。關於知識產權，每個國家的法律體系和實踐不同，國民對知識產權的意識也不同。另外，要客觀評價併購標的企業的知識產權價值，必須把該企業和同行業競爭對手持有的知識產權做比較。

知識產權盡職調查的實施團隊

1、知識產權盡職調查實施團隊的構成

企業海外併購一般會開展法律、財務和稅務的盡職調查等，但較少關注和開展知識產權盡職調查。主要原因包括：

有一些企業並沒有充分認識到知識產權盡職調查的重要性；
缺少了解專業的知識產權盡職調查的外部機構，企業內部也沒有充足的專業人員；
並不是沒有開展知識產權的盡職調查，而是通過法律盡職調查和財務盡職調查等活動，進行了初步的知識產權盡職調查，也就是說把知識產權盡職調查分散到其他盡職調查中。

企業海外併購時第三種情況是比較多的。在併購實務工作中，律師開展法律盡職調查的時候，一般都會對商標權利和專利權利進行確認。財務盡職調查一般也都會開展無形資產方面的工作，其中就包括知識產權。

企業海外併購時，如果是大型企業的併購，比較理想的團隊構成是企業內部人員和外部專業機構的配合。企業內部的參加人員主要是從以下部門抽調到併購團隊中的成員：知識產權部門的專業人員；知識產權方面的律師；企業戰略部門的專業人員；研發部門的專業人員。企業外部的專家主要包括知識產權專業律師、知識產權諮詢機構、會計師、專利代理機構等。

2、企業內部員工參加知識產權盡調的重要意義

在開展知識產權盡職調查的時候，需要委託知識產權律師（特別是專利律師）、專利代理人、知識產權諮詢公司等。但是，企業內部專業人士的參與是不可或缺的，其意義有以下兩方面：

（1）企業內部的專業人士需要確定委託給外部專業機構的工作範圍。知識密集型企業擁有的知識產權往往是非常多的，但是開展併購活動的時候，開展盡職調查的時間往往較短，另外能夠拿到知識產權方面的資料也相對有限。現代社會一些企業所持有的專利數量巨大，要在短時間內對其所有知識產權進行詳細分析，既不現實，也沒必要。

（2）一些知識產權盡調工作是非內部專家不能夠完成的。專利律師或者專利代理人很難判斷目標企業的技術研發方向是否符合時代發展方向，以及有多大的技術互補性。企業的一些技術秘密，只有業界資深人士才能做出比較客觀的評價。另外，現代商業社會科技發展日新月異，技術的陳腐化速度很快。這就需要併購方企業內部的專家人士利用知識產權或研究開發的專業認識去做出合理判斷。

開展知識產權盡職調查的時機和方法

海外併購的方式和情況是有很大不同的，企業也需要根據實際情況來確定如何去做知識產權盡調。但總的來說，實施知識產權盡調的時間段，一般在賣方雙方簽訂無法律約束力的LOI（意向書）或者MOU（備忘錄）到簽訂SPA（股權買賣合同）之間。

盡職調查一般是根據賣方提供的材料來進行。但一些知識產權的信息不通過賣方提供也可以獲得，特別是專利的信息，發達國家都有完善發達的專利檢索系統。行業的專利申請情況、潛在標的企業的專利情況、競爭對手的專利情況都是可以查到的。另外，也可以通過潛在標的企業的年報、網站、產品介紹目錄等收集企業的一部分知識產權信息。

知識產權的盡職調查基本可以分為兩個階段：

一個是桌面（desktop）盡職調查的階段。這個階段主要通過收集市場上公開的企業信息，賣主提供的資料，官方的一些信息庫等收集到的信息，進行分析和研究。

另一個是實地（on site）盡職調查的階段。這個階段主要是到企業實地進行訪問和查看，對知識產權相關人員和高管層進行一些問詢。特別是要到企業的研發中心、實驗室、設計部門、知識產權管理部門等進行實地的查看。由於時間的限制或者賣方的不配合，並不是所有的併購項目都可以實施實地盡職調查。

知識產權盡調和其他盡調的關係

一般來說，併購活動中的盡職調查可以分為以下幾個主要領域：商業、法律、財務、知識產權、稅務、人事勞務、環境、IT等。開展大型企業併購的實際工作中，很難把各種盡職調查工作完全分割開來。

企業在海外併購實踐活動中，如果併購標的企業規模較小，或擁有的知識產權較少，就可以把知識產權的盡職調查分解到法律、財務、人事等領域的盡職調查中去做；如果標的企業比較大，而且知識產權的數量和問題比較複雜的話，建議組建專業的知識產權團隊開展專業的分析和研究。

1、知識產權盡調和法律盡調的關係

在併購的實際工作中，大部分項目都是把知識產權盡調放到法律盡調中去實施。知識產權盡調中，律師發揮最重要的作用。律師的主要工作有：

確定知識產權的權屬關係和確認是否存在知識產權方面的法律風險；
確認有沒有正在訴訟程序的案件或者有重大訴訟風險（無論標的企業是原告或者被告）；
確認關於知識產權的各種合同的內容和相關的法律風險，這些合同主要包括：各種保密合同，知識產權的授權合同（license agreement），專利的交叉授權合同（cross license），公司和員工關於員工在職期間的方面創造的權利歸屬問題的合同，員工離職時簽署的避免競業合同和保密合同，關於參加專利池（patent pool）時的相關的合同等；
有關反壟斷法規相關的問題。

2、知識產權盡調和財務盡調的關係

企業創造知識產權需要人力物力財力的投入。知識產權為企業帶來收入和利潤，也會反映在企業的各種財務報表中。知識產權方面的重大變化，也都會直接影響基本的財務報表。

3、知識產權盡調和人事盡調的關係

人事盡調中的許多工作與知識產權盡調密切相關，具體如下：

企業的研發需要企業的員工來完成。如何評估企業的研究開發部門的人員的業績，如何評選出需要特別挽留的明星研發人員，是知識產權盡調和人事盡調的共同職責；
如何提高研發人員和知識產權部門的員工的工作積極性，設計合適的激勵機制也是人事部門的重要工作；
企業的法務部門和知識產權部門有沒有知識產權經驗豐富的專業人員等。

4、知識產權盡調和稅務盡調的關係

知識產權問題和稅務的關係主要發生在跨國大型企業。如果跨國企業給海外的子公司進行知識產權方面的使用授權（包括專利、商標、技術指導等），收取相應的費用，需要注意轉移定價的問題（transfer pricing）。另外，如果跨國企業對知識產權進行集中的管理，放到什麼地方管理就是一個很大的問題，因為不同的國家或者地區，法律規定和稅率是不同的。一些跨國企業把知識產權的管理公司放到實質稅率比較低的國家。

5、知識產權盡調和商業盡調的關係

一個企業的企業發展戰略往往也包括了知識產權戰略，特別是技術研發的戰略，關係到企業內部對研發的資源分配。企業的市場定位和競爭戰略，也必然會落實到企業的知識產權上。反過來講，企業的研發成果或者是知識產權管理水平的高低，也會影響到企業的市場定位和競爭戰略。在一些國家的法律框架下，商業模型可以申請專利，企業的品牌戰略也需要商標等一系列的知識產權來支撐。

關於日本專利戰略的研究借鑒

日本企業的技術實力一直是非常強大的，但是在90年代以後經歷長期的經濟低迷，日本在1980年代曾傲視全球的所謂綜合電機公司（包括松下、索尼、東芝、日立、夏普、NEC、富士通等），現在總體經營情況不是太好。一些非常具有優勢的領域，包括DRAM、液晶面板、DVD放映機、鋰電池、太陽能電池、液晶電視、汽車導航等，市場份額不斷被韓國、台灣地區和大陸地區的企業所蠶食。日本因此進行了許多研究和反省，並提出了相應的對策。

本文介紹了來自日本的這些最新研究成果，可供企業海外併購的開展知識產權盡職調查工作進行借鑒，有利於更好地確立企業自身的技術戰略。

1、僅僅持有大量的專利，並不能保證企業的競爭優勢

日本的綜合電機企業，直至今天也持有大量的專利，但仍無法阻止一些傳統優勢領域的不斷退步。企業持有大量的專利，不能保證其能開拓新的市場，或在市場中佔有優勢。

並非所有技術都去申請專利就是好的，其主要的一個原因是企業申請專利，相關的技術就意味著公開。每年許多沒有通過申請的專利也會被公開，這些技術可供全世界任何一家企業或者個人無償使用。

另外，如果不是申請國際專利，或者是在主要的競爭對手所在國申請專利，即使擁有了專利，競爭對手也可以合法使用該專利技術。此外，申請專利和維持專利是需要花費大量的人力物力和財力的，對企業來說也是一個很大的成本。

針對這個問題，日本知識產權專家提出了「開放和封閉戰略」（open and close），主要有兩種層面的建議：

第一種是產品層面的戰略。把被競爭企業看到之後能夠迅速模仿的技術申請專利（開放戰略），而把重要的生產過程技術、生產設備內部設計、製造技術等作為企業秘密控制在企業內部（封閉戰略）。

比如，一個產品問世之後，競爭對手通過拆解、分析、化驗等可以掌握的產品原理和技術，如果不申請專利進行保護，就不能保證企業自身的權益。而那些難以模仿和攻克的生產技術，作為商業秘密保留在企業內部，競爭對手或者其他國家的企業，即使想模仿，也無能為力。

第二種是企業發展層面的戰略。在商業實踐中，一些大型企業會開放自己持有的大量專利給全世界的所有企業，其背後的邏輯思維是通過免費提供專利，促進某個領域技術的發展和市場的發展，讓自己公開的技術成為事實上的行業標準（開放戰略）。同時，企業還保留一部分專利在自己手裡，以確保自己在市場中的競爭地位（封閉戰略）。

2、高科技產品的普通商品化問題

一般來說，專利的有效期是20年。從專利生效到產品面世一般需要3~10年的時間，這是因為高科技產品需要解決的技術問題是非常多的，一個產品的面世背後往往有幾百個甚至上千個專利。

如果使用專利保護期已經結束的專利能夠製造的產品的質量水平等於市場大部分顧客需要的質量水平，這個時候，稱之為高科技產品的普通商品化。日本很多優勢領域，迅速被周邊國家地區所趕超正是這個原因。

日本企業專利過期以後，其他國家的競爭對手就可以無償使用這些專利技術，且不構成侵權。東亞其他國家的人工費、房租等成本遠遠低於日本企業，且製造這些產品的裝置和設備已經非常成熟，通過大批量引進日本的機器設備，不需要太多技術積累便可以生產出物美價廉的產品。這時即使日本企業可以生產出質量更高的產品，但是市場大部分顧客更接受高性價比的產品，其結果就是日本企業市場份額不斷下降。

如果企業海外併購的目的是獲得發達國家企業的技術，那麼開展知識產權盡調的時候，就需要特別關注高科技產品的普通商品化問題。如果標的企業的高科技產品普通商品化，那麼企業併購這些企業的價值就不大了。

如何預測高科技產品普通商品化的時間點是非常重要的，日本專家給出的答案是：

一個產品領域一般連續10~20年都有專利申請，這些專利的每年的數量分佈往往是像山字形，初期比較少，數年後到達頂峰，之後逐年下降。以日本數碼相機領域為例，從1983年開始有1件專利申請，一直增長到2002年的申請最高峰1807件專利，之後逐年減少。1983—2002年的中間年份是1992年。1992年加上20年為2022年。在DRAM、液晶面板、太陽能面板、鋰電池、汽車導航儀、釹磁鐵等領域的實踐證明，上述公式是基本正確的。

至此，本文對企業海外併購時有關知識產權盡調的細節問題進行了不同程度的闡述，知識產權在交割以後，還有三點需要留意：

第一，要根據當地國家的法律規定，需要進行知識產權名義變更手續或者備案手續；

第二，交割之後1年內，需要完成PPA（purchase price allocation）的工作，PPA的過程中，需要對知識產權做價格評估；

第三是併購后的整合的問題（post merger integration）。併購后的整合工作中，如何通過知識產權方面的整合，增強企業的核心競爭力，從而增加企業的收益能力是一個非常關鍵的問題。

作者簡介

李海燕，走出去智庫特約專家。畢業於日本一橋大學。先後供職於日本大型金融集團和跨國房地產基金管理公司。2010年回國后，一直在某金融集團工作。研究方向為國際金融、跨國併購、金融史、房地產投資等。

附：李海燕在本微信公號發表的專欄文章

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走出去智庫(CGGT)近期出版專著：

走出去智庫(CGGT)聯同8個國家的9家律師事務所知識產權律師，共同編撰此書，旨在為企業在對外投資合作中更好地開展企業境外知識產權保護提供實務指南。

本書分為九章，第一章為「知識產權海外併購實務」，涉及海外併購知識產權實操路徑以及知識產權估值等內容。第二至九章以德國、美國、澳大利亞、日本、英國、法國、加拿大、韓國等八國為例，為企業了解和利用八國知識產權制度提供指導和幫助。

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