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商標法上「在先權利」的合理界定

商標法上「在先權利」的合理界定

原標題:商標法上「在先權利」的合理界定

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《商標法》第32條規定申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利,該在先權利制度的目的是為了維護公平交易的市場秩序,故在先權利包括民事權利以及其他應予保護的合法權益。然而,如何界定商標權與其他合法權益之間的合理邊界,如何平衡商標權與其他合法權益之間的利益衝突,一直是司法實踐中困擾的難題,為此有必要對在先權利相關問題進行梳理。

一、相關法律法規

《TRIPS協議》

規定:「商標權不得損害任何已有的在先權,也不得影響成員依使用而確認權利的可能。」

《商標法》

第九條規定:申請註冊的商標,應當有顯著特徵,便於識別,並不得與他人在先取得的合法權利相衝突。

第三十二條規定:申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》

第十八條規定:商標法第三十二條規定的在先權利,包括當事人在訴爭商標申請日之前享有的民事權利或者其他應予保護的合法權益。訴爭商標核准註冊時在先權利已不存在的,不影響訴爭商標的註冊。

第十九條規定:當事人主張訴爭商標損害其在先著作權的,人民法院應當依照著作權法等相關規定,對所主張的客體是否構成作品、當事人是否為著作權人或者其他有權主張著作權的利害關係人以及訴爭商標是否構成對著作權的侵害等進行審查。

商標標誌構成受著作權法保護的作品的,當事人提供的涉及商標標誌的設計底稿、原件、取得權利的合同、訴爭商標申請日之前的著作權登記證書等,均可以作為證明著作權歸屬的初步證據。

商標公告、商標註冊證等可以作為確定商標申請人為有權主張商標標誌著作權的利害關係人的初步證據。

第二十條規定:當事人主張訴爭商標損害其姓名權,如果相關公眾認為該商標標誌指代了該自然人,容易認為標記有該商標的商品系經過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯繫的,人民法院應當認定該商標損害了該自然人的姓名權。

當事人以其筆名、藝名、譯名等特定名稱主張姓名權,該特定名稱具有一定的知名度,與該自然人建立了穩定的對應關係,相關公眾以其指代該自然人的,人民法院予以支持。

第二十一條規定:當事人主張的字型大小具有一定的市場知名度,他人未經許可申請註冊與該字型大小相同或者近似的商標,容易導致相關公眾對商品來源產生混淆,當事人以此主張構成在先權益的,人民法院予以支持。

當事人以具有一定市場知名度並已與企業建立穩定對應關係的企業名稱的簡稱為依據提出主張的,適用前款規定。

第二十二條規定:當事人主張訴爭商標損害角色形象著作權的,人民法院按照本規定第十九條進行審查。

對於著作權保護期限內的作品,如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度,將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯繫,當事人以此主張構成在先權益的,人民法院予以支持。

第二十三條規定:在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先註冊其在先使用並有一定影響的商標的,如果在先使用商標已經有一定影響,而商標申請人明知或者應知該商標,即可推定其構成「以不正當手段搶先註冊」。但商標申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標商譽的惡意的除外。

在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳的,人民法院可以認定為有一定影響。

在先使用人主張商標申請人在與其不相類似的商品上申請註冊其在先使用並有一定影響的商標,違反商標法第三十二條規定的,人民法院不予支持。

第二十四條規定:以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者謀取不正當利益的,人民法院可以認定其屬於商標法第四十四條第一款規定的「其他不正當手段」。

二、相關司法裁判觀點

1、在先著作權

在「鯊魚」商標案中,法院認為:本案中,達馬公司屬於義大利共和國法人,義大利共和國與中華人民共和國均是《伯爾尼公約》成員國,故達馬公司的著作權受著作權法保護。達馬公司已經在獲得「鯊魚」圖形的著作權登記,在無相反證據的情況下,可以依據該登記證書推定「鯊魚」圖形的著作權歸達馬公司享有。雖然該登記的時間晚於訴爭商標申請日,且該登記證書上載明的作品創作完成時間系當事人自行填寫,未經登記機關審查,但達馬公司提交的經公證認證的義大利共和國商標註冊證能夠證明該「鯊魚」圖形在著作權登記證書載明的日期已經在義大利共和國申請註冊商標,故上述證據相互印證足以證明該「鯊魚」圖形的創作完成時間系著作權登記證書上載明的1985年4月23日,該時間早於訴爭商標申請日。同時,由於達馬公司早在訴爭商標申請前的1985年7月27日即在大陸申請註冊了引證商標,且引證商標中包含該「鯊魚」圖形,故可以據此認定伊久亮公司具有接觸該「鯊魚」圖形的可能。同時,訴爭商標的「鯊魚」圖形與達馬公司主張著作權的「鯊魚」圖形完全相同。因此,綜合考慮在案證據應認定伊久亮公司申請註冊訴爭商標侵害了達馬公司對該「鯊魚」圖形享有的在先著作權。

2、在先姓名權

在「喬丹」商標案中,法院認為:商標法第三十一條規定的「在先權利」包括他人在爭議商標申請日之前已經享有的姓名權。再審申請人對爭議商標標誌「喬丹」享有在先的姓名權。喬丹公司明知再審申請人在具有長期、廣泛的知名度,仍然使用「喬丹」申請註冊爭議商標,容易導致相關公眾誤認為標記有爭議商標的商品與再審申請人存在代言、許可等特定聯繫,損害了再審申請人的在先姓名權。喬丹公司對於爭議商標的註冊具有明顯的主觀惡意。喬丹公司的經營狀況,以及喬丹公司對其企業名稱、有關商標的宣傳、使用、獲獎、被保護等情況,均不足以使得爭議商標的註冊具有合法性。因此,爭議商標的註冊違反商標法第三十一條的規定,依照商標法第四十一條第二款的規定應予撤銷,應由商標評審委員會就爭議商標重新作出裁定。爭議商標標誌『QIAODAN』系再審申請人英文姓名『MichaelJeffreyJordan』的部分中文譯名『喬丹』的拼音。根據再審申請人提交的境內有關報紙、期刊、網站上刊登的關於再審申請人的文章,以及相關書籍、專刊、庭審筆錄、調查報告等證據,雖然可以證明再審申請人及『喬丹』在具有長期、廣泛的知名度,但不足以證明相關公眾使用『QIAODAN』指代再審申請人,也不足以證明『QIAODAN』與再審申請人之間已經建立了穩定的對應關係。因此,再審申請人對『QIAODAN』不享有在先姓名權。對於其有關爭議商標的註冊損害其對『QIAODAN』享有的在先姓名權,違反商標法第三十一條規定的申請再審理由,本院不予支持。

3、在先字型大小權

在「七喜」商標案中,法院認為:判斷爭議商標是否侵害了他人的在先商號權益,通常應考慮以下構成要件:1、商號的登記日、使用日應早於爭議商標申請註冊日;2、爭議商標與在先商號相同或無實質差異;3、該在先商號在爭議商標申請日之前,在與爭議商標指定使用的相同或類似商品或服務上已在境內使用並具有一定知名度;4、爭議商標的註冊與使用容易導致相關公眾產生混淆,致使在先商號權益人的利益可能受到損害。本案中,爭議商標指定使用的照明器械及裝置、燃氣爐、熱水器等商品與引證商標一、二、三、四核定使用的微型計算機、計算機鍵盤、計算機周邊設備等商品在生產部門、功能用途、銷售渠道、消費群體等方面均存在較大差異,不屬於相同或類似商品。分眾傳媒公司提交的證據表明其主營業務為微型計算機、筆記本電腦,分眾傳媒公司提交的證據不足以證明在爭議商標申請日之前,」七喜」作為商號在與爭議商標指定使用的相同或類似商品上已在境內使用並具有一定知名度。即使」七喜」作為商號在微型計算機等商品的經營活動中進行了使用並具有一定知名度,但鑒於爭議商標指定使用的商品與微型計算機等商品差距較大,爭議商標在照明器械及裝置、燃氣爐、熱水器等商品上的申請註冊不致誤導公眾,進而損害分眾傳媒公司的在先商號權益。

4、在先角色形象著作權

在「功夫熊貓」商標案中,法院認為:本案應適用2001年商標法進行審理。2001年商標法第三十一條規定,申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。該條款所指的「在先權利」包括《中華人民共和國反不正當競爭法》第五條規定的知名商品特有的名稱權益等。「功夫熊貓」既是夢工場公司出品的電影《功夫熊貓KUNGFUPANDA》的片名,也是該電影中主要人物的名稱。在有證據證明該電影在大陸地區具有一定知名度的情況下,「功夫熊貓」可以作為知名電影特有的名稱受到保護。根據夢工場公司提交的證據可以認定其是動畫電影《功夫熊貓KUNGFUPANDA》的出品單位,且在被異議商標申請日前該影片已經在大陸地區進行了廣泛的宣傳,並已公映,「功夫熊貓KUNGFUPANDA」作為夢工場公司知名影片的片名已為相關公眾所了解,具有較高知名度。而且,該知名度的取得是夢工場公司創造性勞動的結晶,其所帶來的商業價值和商業機會也是夢工場公司投入大量勞動和資本所獲得。

因此,「功夫熊貓KUNGFUPANDA」已經構成在先知名電影的特有名稱。原審判決有關認定正確,應予維持。

對商標評審委員會和偉博公司的相關上訴理由,本院不予支持。夢工場公司在異議複審階段雖然提出了「商品化權」的主張,但其已明確所主張的「商品化權」包括影片片名的在先權益,商標評審委員會並未對《功夫熊貓KUNGFUPANDA》是否構成在先知名電影的特有名稱進行評審,即以「商品化權」並非法定權利或者法定權益類型為由對夢工場公司有關在先權利的主張未予支持,存在錯誤,本院對此予以糾正。同時需要指出,雖然「功夫熊貓KUNGFUPANDA」作為夢工場公司知名電影的特有名稱應受到保護,但其保護範圍仍需明確。

在判斷他人申請註冊的商標是否損害該在先知名電影名稱權益時,需要綜合考慮如下因素:一是影片知名度高低和影響力強弱。知名電影名稱的保護範圍,與其知名度及影響力相關。其保護範圍與電影的知名度、影響力成正比,知名度越高、影響力越強,保護範圍越寬,且隨著知名度增高、影響力增強,其保護範圍亦隨之擴大,反之亦然。二是混淆誤認的可能性。商標的主要功能在於標識商品或服務的來源,儘可能消除商業標誌混淆誤認的可能性。在目前的商業環境下,電影作品衍生品已涵蓋了多類商品,但知名電影特有名稱權益的保護範圍並不當然及於全部商品和服務類別,仍應以限於相同或類似商品或服務為原則,但訴爭商標的申請註冊確實借用了在先知名電影名稱所形成的市場聲譽或不當損害了其商業利益,使相關公眾對訴爭商標指定使用的商品或服務來源與知名電影特有名稱所有人產生混淆誤認,從而擠佔了知名電影特有名稱所有人基於該電影名稱而享有的市場優勢地位和交易機會時,可以根據知名度及實際的利益要素影響範圍進行保護。因此,商標評審委員會在對本案進行重新評審時,應在綜合考慮上述因素的基礎上,對被異議商標的申請註冊是否損害夢工場公司在先知名電影特有名稱權益進行判斷。

5、不正當手段搶先註冊

在「無印良品」商標案中,法院認為:本案爭議的焦點為:被異議商標的註冊是否違反了商標法第三十一條有關「申請商標不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標」的規定,被異議商標應否予以註冊。商標法第三十一條規定,申請商標不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。本案中,良品計畫在行政程序和訴訟程序中提交了一系列證據以證明「無印良品」商標在被異議商標申請日2000年4月6日之前在大陸境內在第24類商品上已經使用並有一定影響,但其提供的證據只能證明2000年4月6日之前良品計畫的「無印良品」商標在日本、香港地區等地宣傳使用的情況以及在這些地區的知名度情況,並不能證明「無印良品」商標在大陸境內實際使用在第24類毛巾等商品上並具有一定影響的事實。故良品計畫主張被異議商標屬於商標法第三十一條規定的情形的再審理由缺乏事實和法律依據,本院不予支持。

三、實務思考

在先權利是指在商標註冊申請日前已經存在的合法的權利和權益,包括著作權、外觀設計專利權、肖像權、姓名權、商號權、商標權、已經使用併產生一定影響的未註冊商標權、域名權、商譽權、知名商品的名稱等等。在先權利的特徵:1、存在於商標註冊申請日之前;2、包括權利和權益;3、該權利和權益均為合法的;4、該權利和權益具有市場先行利益或潛在利益。

商標權與著作權衝突判定步驟

:1、對是否符合作品要件即「獨創性」進行判定;2、對作品權屬進行判定;3、對作品完成時間進行判定;4、對是否近似進行判定;5、對是否具有混淆可能性進行判定。

商標權與姓名權衝突判定步驟

:1、該姓名具有長期、廣泛的知名度;2、已經建立了穩定的對應關係;3、對形成知名度時間進行判定;4、對是否近似進行判定;5、對是否具有混淆可能性進行判定。

商標權與字型大小、企業簡稱衝突判定步驟

:1、該字型大小或企業簡稱具有一定的知名度;2、已經建立了穩定的對應關係;3、對形成知名度時間進行判定;4、對是否近似進行判定;5、對是否具有混淆可能性進行判定。

商標權與角色形象著作權衝突判定步驟

:1、該電影片名、主要人物名稱具有長期、廣泛的知名度;2、已經建立了穩定的對應關係;3、對形成知名度時間進行判定;4、對是否近似進行判定;5、對是否具有混淆可能性進行判定。

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