關於中美專利制度中重複授權問題的一點認識

在專利實務工作中，代理人有時會碰到有關重複授權問題的審查意見。雖然這種審查意見並不是特別常見，但作為一名合格的代理人，需要對其進行一定的了解。和美國專利制度中均存在「重複授權」的問題。雖然名稱一致，但其內涵卻大為不同。以下，筆者將基於自己的理解和經驗對中美專利制度中的「重複授權」問題進行簡單介紹和對比。

一、專利制度中對重複授權的規定

專利法第九條規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。這一規定是「禁止重複授權」原則的法律依據。那如何判斷「同樣的發明創造」呢？

在專利實踐中一般認為，當兩個權利要求限定的保護範圍相同時，就認為這兩個權利要求限定的是同樣的發明創造。在審查過程中，如果審查員發現兩個權利要求限定的技術方案相同，就會根據專利法第九條的規定發出審查意見。

在專利實踐中，當收到有關「重複授權」的審查意見時，申請人首先應該對審查意見所針對的兩項權利要求的技術方案進行對比，分析兩者的保護範圍是否完全一致，如果不是完全一致，可以爭辯這兩項權利要求的保護範圍不相同。如果發現確實一致，可以通過修改其中一個申請的權利要求，使其保護範圍不同於另一個申請的權利要求。值得注意的是，為了使申請人的利益最大化，應儘可能小地修改權利要求的保護範圍。

當然，專利法第九條也同時規定了：同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

二、美國專利制度中對重複授權的規定

在美國專利實踐中，存在兩種類型的「重複授權」的情況：一種是「法定重複授權（statutorydoublepatenting）」，另一種是「非法定重複授權（non-statutorydoublepatenting）。

法定重複授權也被稱為同樣發明重複授權（SameInventionDoublePatenting），這與專利法第九條中禁止重複授權規定的「同樣的發明創造只能授予一項專利權」的含義相同。即申請人針對單一發明，提出兩項不同的專利申請，且兩項專利申請存在至少一項權利要求保護範圍相同時，即權利要求實質相同，則構成同樣發明重複授權。這種相同並不要求具有完全相同的文字或術語。雖然權利要求的表述不同，但實質仍然是相同的同一主題。

非法定重複授權是指一項申請的權利要求相對於一項專利的權利要求之間存在專利性區別，也就是說，申請的權利要求與專利的權利要求之間存在除實質相同之外的新穎性或者創造性問題。

通常情況下，針對「非法定重複授權」的審查意見，如果申請人不認同審查員的判斷，可以在答覆意見中進行爭辯，從而克服該審查意見中指出的缺陷；或者，申請人也可以選擇修改兩個權利要求中的一個權利要求的保護範圍，使得兩個權利要求限定的不是相同的發明創造。

當兩個專利申請屬於相同的申請人時，也可以通過提交一份「終止聲明（TerminalDisclaimer）」而克服審查意見中的問題。申請人在「終止聲明」中聲明，涉及「重複授權」的兩個專利申請中的較晚授權的專利將在較早授權的專利的失效之日起自行失效。當提交了「終止聲明」后，審查員會繼續審查該申請。另外，后獲得專利權的有效期應該從之前獲得授權的專利申請的有效申請日起計算。

筆者在實務工作中遇到兩次非法定重複授權的案件。由於本申請的申請日與在先申請的申請日相差不多，提交「終止聲明（TerminalDisclaimer）」並不會造成較大損失，而且能夠維持目前的保護範圍。當然，申請人也可以進行直接爭辯或者修改後進行爭辯，但一方面有可能縮小了保護範圍，另一方面大大增加了答覆費用。最終申請人都選擇了提交「終止聲明」的方式進行答覆。

三、結語

本文就中美專利制度中的「重複授權」問題進行了闡述，並結合筆者在實務操作過程中的經驗進行了思考。在具體操作時，需要根據實際情況靈活處理。隨著專利制度的日趨完善，相信對於重複授權問題會有更詳細、合理的規定。

以上為筆者在實踐過程中的一些所見及思考，希望在以後的工作過程中對該問題能有更深入的認識。