周末特稿 | 穿梭於市場與法律之間：參照專利許可使用費確定侵權損害賠償額的規則探析

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——以中、美專利司法實務的觀察與比較為視角

作者 | 歐宏偉 廣東省深圳市中級人民法院

（本文系知產力獲得獨家首發授權的稿件，轉載須徵得作者本人同意，並在顯要位置註明文章來源。）

（本文17678字，閱讀約需35分鐘）

一、引言

專利權本質上屬私權，且因其具有可供經濟性利用之財產價值，故又屬私權中的財產權。發明人的技術方案獲得專利授權后，在授權有效期限內，其既可以排斥他人而由其本人獨佔實施技術方案，其也可以有償許可他人使用該技術方案而換取相應的物質利益回報。權利，乃「法」與「力」之結合，缺乏救濟手段的權利註定是空洞的。專利權人最念茲在茲的事情，莫過於當其享有的專利權受到他人侵害時，法律可以施以何種方式之救濟。專利權的無體財產權特性，決定了其相較於物權或債權等傳統財產權，更具有易侵性。現實證明，侵害專利權的行為通常都具有很強的隱蔽性而不易為專利權人所及時察覺。專利權人往往是在發現專利產品市場份額非正常原因的萎縮后才驚覺其專利權已被他人未經許可而「無償」實施，繼而才有了後續之向侵權人提出侵權警告、申請行政執法部門查處乃至向法院提起訴訟等手段以維權。作為維護社會公平正義的最後一道防線，專利法對於侵害專利權的行為向來持否定性的評價態度。對專利侵權行為的法律制裁，舉起要者大抵兩端，一為行為上之禁止（例如臨時或永久性禁令、立即停止侵權行為之判決宣告），二為金錢上之賠償。他人對專利權的侵害，相當於無償利用授權技術方案來從事生產經營活動，並擠占專利產品的應有市場份額，進而扭曲專利權的市場經濟價值。故專利權人對於侵權損害賠償這一救濟手段尤為重視。但專利權的無體財產權特性及侵權行為的隱蔽性特徵，註定了專利權人的取證維權之路絕非坦途，專利權人精確量化侵權損失亦非易事。因此，專利侵權損害賠償數額的確定和計算標準，歷來都是橫亘在各國從事專利審判工作的法官面前的一道難題。

目前正致力於深化知識產權領域改革,加快知識產權強國建設。黨中央和國務院於2016年發布的《國家創新驅動發展戰略綱要》明確要求「充分發揮知識產權司法保護的主導作用，增強全民知識產權保護意識，強化知識產權制度對創新的基本保障作用」。充分發揮司法保護主導作用，以嚴格的知識產權司法保護讓創新創業者堅定創新信心、增強創新勇氣、提升創新活力，是當前知識產權司法的重要任務。毋庸置疑，「以實現市場價值為指引，進一步加大損害賠償力度」乃是落實「嚴格保護」這項知產司法基本政策的題中應有之義。現行專利法第六十五條系關於確定專利侵權損害賠償數額的法律依據。根據該條規定，賠償數額的確定，應以「權利人因被侵權所受到的實際損失」為首選，其次為「侵權人因侵權所獲得的利益」，在前述兩項均難以確定的情況下則「參照專利許可使用費的合理倍數」來確定，最後如權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定，則可由法院在一萬元以上一百萬元以下的法定賠償範圍內自由裁量。最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第二十條進一步對如何確定「權利人的實際損失」和「侵權人因侵權所獲利益」加以細化解釋，第二十一條則圍繞「法院參照專利許可使用費的合理倍數」進一步明確應當考量的因素。上述法律、司法解釋大體構成現行專利侵權損害賠償的法律框架。

近年來，各級法院對於破解知產損害賠償難題作了大量有益的探索，取得了顯著的成效。如部分法院通過適用證據披露妨礙規則、優勢證據規則來緩解權利人維權舉證難，大膽突破法定賠償上限確定侵權人的侵權獲利。[1]又如部分法院運用「司法層次分析法」來指導法院科學行使確定賠償數額的裁量權，讓人耳目一新。[2]還有部分法院努力踐行「精細化裁判以及合理差異化判賠標準」，讓人印象深刻。[3]這些做法，均是法院在「加大知識產權侵權損害賠償力度、破解知識產權損害賠償難」這一征程上砥礪前行所留下的印跡，令人感佩！同時，與各級法院積極思考運用各種手段來精準確定侵權人的獲利形成鮮明對照的是，通過適用專利法第六十五條所規定的參照專利許可使用費合理倍數來酌情確定賠償數額在司法實務中向來地位不彰[4]。這其中固然有專利權人在個案中沒有提交專利許可使用費以供法院參照的客觀原因，但也有部分案件雖然專利權人提交了專利許可使用費的證據，但最終未被法院所採納，而法院在裁判文書的說理中對於不參照專利許可使用費的理由往往著墨不多。這種現象，難謂符合現行法律條文的設計預期。

專利許可使用費作為專利權人將其專利使用權許可他人使用而取得的合理對價，是專利權市場價值的直觀體現。在專利權遭受侵權損害之後，許可使用費完全可以用來衡量權利人的損失。域外國家的專利法律以及司法實踐均對以許可使用費作為確定侵犯專利權賠償數額的方法予以肯定，並將該方法與其他兩種主要的賠償計算方法即權利人的損失、侵權人因獲得的利潤並列起來，由權利人選擇適用。[5]鑒於許可使用費是衡量專利權所蘊含的創新價值的一種直觀體現，以之作為損害賠償的根據，符合當前「以市場價值為指引」的判賠導向。因此，本文擬圍繞專利許可使用費這一主題詞，深入研究以許可使用費作為確定賠償額方法的適用。全文共分四個部分，第一部分是對專利許可實施內容的概述，第二部分梳理專利審判實踐中參照許可使用費作為確定賠償額存在的問題，第三部分是整理專利審判實踐中參照許可使用費作為確定賠償額方法所確立的相關規則，第四部分是考察美國司法實務對於確定許可使用費所確立的相關規則，並為進一步完善在這一問題上的規則提供若干建議。

二、專利許可實施的概述

（一）專利許可實施的分類

專利許可實施，根據不同的標準可作不同的分類，如依所申請專利的技術是否獲得專利權，可分為專利申請許可和專利權許可；又如依許可方是否許可被許可方將技術再轉讓給第三人，可分為可轉讓許可與不可轉讓許可。而最重要的也是與司法實務最密切關聯的分類，則是依許可方對被許可方所受讓的技術使用權的限制，分為獨佔許可實施、排他許可實施及普通許可實施。獨佔許可是指許可方許可技術的被許可方在一定的期限和地域內，享有對技術獨佔的使用權，許可方在合同規定的地域和期限內不得再向第三方授予該項技術的使用權，同時許可方自己也不得適用該項技術製造和銷售產品的許可協議。排他許可是指許可方在一定的地域和期限內將技術的使用權轉讓給被許可方，許可方不得再將技術許可給任何第三人使用，但許可方自己保留使用技術製造和銷售產品的權利。普通許可是指許可方在一定的地域和期限內將技術的使用權轉讓給被許可方，但同時許可方仍可以將技術再轉讓給其他被許可方，並保留自己使用技術生產和銷售產品的權利。在一些國家的法律及部分重要知產國際條約中，如《巴黎公約》、《與貿易有關的知識產權協議》，一般不對排他許可協議進行特彆強調，而只是作出獨佔許可與非獨佔許可的區分，原因是在商業實踐中權利人很少會在自己已經開發的市場份額中分出一部分給自己的競爭者，而多數是在自己無力開發或許可價值比自己親自開發更大的情況下，才會許可被許可方使用。因此，排他許可的情況較為少見。

（二）專利許可使用費的涵義

現實中，對專利許可交易中的許可使用費存在多種稱謂，如技術價格、技術酬金、技術使用費等。聯合國知識產權組織認為：「技術價格是指被許可方為取得技術使用權而願意支付的，許可方可以接受的使用費的貨幣表現。」[6]不同於一般的產權交易，專利許可交易中的許可使用費具有如下特點：

1.許可使用費的高低主要不是由其價值決定的，而是由其未來可預期的經濟效益決定的，一項投入很大卻很難產生經濟利益的技術，其使用費不會因為其成本的投入高而創造出較高的許可使用費，反之亦然。

2.許可使用費與技術的需求關係不大，一般商品的價格受供求關係影響，當供大於求時，價格就會降低；當供小於求時，價格自然會上漲。技術許可使用費則不同，由於專利技術的許可方對技術擁有合法的獨佔實施權，其佔有供方的比較優勢，被許可方往往不易尋得競爭性替代技術，故供求關係對技術使用費的影響並不明顯。

3.許可使用費是依靠出讓技術的使用權獲取的，而一般商品的價格則以讓渡商品的所有權為基礎。

4.許可使用費的表示往往採用浮動費用的方法，即與被許可方利用該技術獲得的經濟利益相聯繫，這是由技術未來能夠創造的經濟價值無法確定所決定的。而一般商品的價格則不會採用此種計價方法，而是進行一次性支付。即使是分期給付，價格也是在初始談判的時候便已經敲定下來，是否分期給付只是履行方式上的考量而已。

（三）現實交易中影響專利許可使用費的相關因素

在專利許可交易中，下列因素通常影響到許可使用費數額的確定：

1.專利技術所處的法律狀態。技術轉讓的標的主要有專利技術、專有技術、計算機軟體及一般技術。專有技術始終應處於秘密狀態才具有轉讓的價值，沒有人會為已為人所知悉的技術付錢；一般技術屬於沒有專利授權的公開技術，不再具有特殊的法律狀態；專利技術由於專利權的獲得以及持有的特殊性，法律狀態的變化較大。因此，專利技術所處的法律狀態是對許可使用費數額影響最大的因素。首先，專利技術與正在申請技術的使用費不同，專利技術已經得到國家專利法的保護，被許可方的利益具有可靠的保障，而正在申請專利的技術，卻使被許可方承擔技術最終可能未獲得專利授權批准的風險。其次，原始專利技術與改進專利技術的轉讓費不同。許可使用原始專利技術因不涉及實施他人的專利，許可使用費的計算相對簡單，而許可使用改進專利技術卻需要考慮與原始專利技術所有人進行協商，支付實施原始專利技術的費用；專利技術是否正在或發生過侵權訴訟，對許可使用費的確定也有影響，被許可方往往會以專利技術曾經被第三方起訴過為由壓低許可使用費。再次，可以進行當然許可的專利與一般專利的技術使用費有時也會不同。

部分國家允許專利權人向專利主管機關提出允許頒發當然許可證的請求，國家在得到專利權人的這種許可后，任何想要使用這項專利技術的申請者，都可以獲得當然許可，使用該專利技術，但需向專利權人支付一定的許可使用費，專利權人則由此獲得減免專利年費的待遇。這種當然許可的被許可方會按照一定的標準支付專利技術的使用費，與被許可方使用沒有當然許可權的一般專利技術支付的使用費自然也有所差別。

2.專利的類型。各國專利的種類不完全一樣，將專利分為發明、實用新型和外觀設計三類，而有些國家的專利法只規定發明專利，美國則是將使用新型包括在發明之內，除發明專利外，還規定了外觀設計專利。各國對專利類型的規定雖有不同，但一個共通之處在於皆承認發明專利是技術含量最高的專利類型。因此，發明專利的許可使用費一般要比外觀設計專利和實用新型專利的許可使用費要高，許可使用費的計算和支付也相對較為複雜。

3.專利許可協議的種類。如前所述，專利許可協議類型包括獨佔實施許可、排他實施許可和普通實施許可。不同的許可協議類型，對專利權人與被許可人的利益影響甚巨。因此，許可協議的類型不同，對於許可使用費的數額也會有不同的影響。

4.專利技術所處的生命周期。技術所處的生命周期與專利的有效期限不同。一項技術的生命周期要經過三個階段，即發展階段、成熟階段和衰老階段，技術的生命周期與市場對技術的需求程度相關，而專利技術的有效期與技術的商業化，與市場是否需求此項技術無關。由此，專利技術的生命周期對於許可使用費的數額也會產生影響。一般情況下，技術剛剛研發成功尚未進行大規模商業化生產之前，許可使用費不會太高。當技術進入成熟階段，其經濟效益已為人們所認識，其價值也會相應提升，此時的許可使用費自然也會水漲船高。當該項技術逐漸被其他技術所取代，進入技術衰亡階段后，許可使用費自然也就隨之下降。[7]

5.專利技術的競爭性。現代工業社會，儘管完全相同的技術是不存在的，但是同一生產目的的多種技術同時存在是完全有可能的，這樣就形成技術市場的競爭格局，競爭的激烈程度對於許可使用費當然產生影響。具有強有力的競爭性的技術所獲得的許可使用費，相較於競爭力較差的技術所獲取的許可使用費自然要來得高。

筆者認為，雖然正常的專利許可交易與侵害他人專利權的實施行為，二者性質迥然有別，但上述羅列的對專利許可交易中對許可使用費數額存在影響的因素，對於在專利侵權案件中法官決定參照專利許可使用費確定賠償數額時，應具啟示意義。了解正常專利許可交易中影響許可使用費數額的因素，有助於讓法官在面對專利權人提交的許可使用費證據材料時，一方面可以更為精細地審查許可使用費的真實合理與否，另一方面在確定許可使用費的倍數時可以儘可能科學、合理。

三、當前專利審判實踐參照許可使用費確定賠償額存在的問題

當前專利審判實踐中，參照許可使用費來確定侵權損害賠償的案例為數不多，但存在的問題不少。

（一）對許可使用合同的真實性等因素未予審查

在上海帥佳電子科技有限公司、慈溪市西貝樂電器有限公司與山東九陽小家電有限公司、王旭寧及濟南正銘商貿有限公司發明專利侵權糾紛案（以下簡稱九陽案）中[8]，王旭寧於1999年6月1日向國家知識產權局申請「智能型家用全自動豆漿機」發明專利，於2001年12月5日獲得授權。

2001年12月8日，王旭寧與九陽公司簽訂一份專利實施許可合同，王旭寧將上述專利在全國範圍內獨家許可九陽公司實施，許可期限同於專利有效期，許可費為300萬元。雙方將該合同在國家知識產權局進行了備案。后原告發現帥佳公司和西貝樂公司生產的豆漿機侵犯了涉案專利，並主張以上述許可協議的使用費數額確定侵權賠償額。一審法院支持了原告主張。被告在上訴中對許可協議使用費的可參照性提出質疑，認為王旭寧原系九陽公司股東，曾任董事長，現為董事，兩被上訴人存在密切的利害關係。兩倍上訴人未提供證據證明已經按合同約定支付了許可使用費，該使用費不得作為確定賠償額的依據。二審法院對此並未作出回應便判決維持原判。

筆者以為，九陽案上訴人提出的質疑，是法院判斷該許可協議約定的使用費是否能作為本案可參照的許可使用費時應當考慮的問題。如果許可合同雙方存在利害關係，則合同約定的許可使用費數額不應認為代表專利的真實市場價值，將其作為賠償依據可能有失公允。特別是，如果雙方僅僅訂立了許可合同，並無實際履行合同、實際支付使用費的證據，難以證明確實存在能表明涉案專利價值的市場交易，該使用費的真實性存在疑問，即應當認定使用費在確定侵權賠償額時並不具有可參照性。

（二）對許可使用合同約定使用費的合理性未予審查

在好孩子兒童用品有限公司與中山寶寶好日用製品有限公司侵犯專利權糾紛案中[9]，好孩子公司系「嬰兒推車的車輪轂」外觀設計專利的權利人，寶寶好公司未經其許可生產、銷售帶有該專利設計的嬰兒車，構成侵權。2006年4月18日，好孩子公司與崑山小小恐龍兒童用品有限公司簽訂《專利實施許可合同》，約定好孩子公司以普通許可方式許可小小恐龍公司實施該專利，有效期限為2006年4月18日至2008年4月17日，許可使用費為每年50萬元。2006年5月16日，小小恐龍公司向好孩子公司支付當年許可使用費50萬元。2006年6月，好孩子公司向崑山市地方稅務局繳納營業稅等稅費51000元，並將該許可合同在國家知識產權局備案。關於賠償數額，好孩子公司主張以專利許可使用費作為賠償依據。法院經審理認為，好孩子公司提交的《專利實施許可合同》在國家知識產權局備案並已實際履行，且合同、專利實施許可使用費銀行進賬單、發票和納稅憑證相互印證，已經形成完整證據鏈，足以證明涉案外觀設計專利許可的事實。該合同約定的許可費可以作為確定賠償數額的依據。據此判決寶寶好公司賠償好孩子公司損失50萬元。同樣，在好孩子兒童用品有限公司與臨沂康寶兒童用品有限公司專利侵權賠償案中，好孩子公司系「搖馬三輪車」發明專利的專利權人。康寶公司生產的「龍勝」BY10型高級兒童三輪車，侵犯了好孩子公司的專利權。該案法院同樣參照了好孩子公司與崑山小小恐龍兒童用品有限公司簽訂《專利實施許可合同》約定的每年許可使用費50萬元，酌定康寶公司的賠償額為50萬元。

上述兩案雖然被告不同，涉案專利不同，但兩案有許多相似之處：原告同為好孩子公司，法院都是採用許可使用費的方法判定賠償額，判決所依據許可使用合同都是好孩子公司與案外人小小恐龍公司所簽訂的，小小恐龍公司均為涉案專利普通許可的唯一被許可人，好孩子公司未就涉案專利向其他公司發放過許可，許可合同所約定的許可使用費相同，均為每年50萬元。法官適用許可使用費的理由相同，即原告與案外人的許可協議在國家知識產權局備案，有國家稅務機關、銀行出具的銀行進賬單、納稅憑證以及發票等有效單據，證實許可費已經實際履行。從表面上看，兩案都有可參照的許可使用費並均已履行，以其作為賠償額似乎於法有據。但是筆者以為，有實際履行證據的許可費並非可以當然適用作為涉案專利的賠償依據。在好孩子訴寶寶好案件中，寶寶好公司對於好孩子公司與小小恐龍公司的許可合同所約定的許可使用費的真實性、合理性提出質疑，核心理由為「被許可方僅是一註冊資金幾萬元的小個體戶，沒有生產能力，卻與好孩子公司簽訂50萬元的許可使用協議，是不可理解的。一審法院僅憑表面證據，就認定這些證據的證明力，對上訴人並不公平。」二審法院否定了該上訴意見，但對於許可使用費的合理性問題卻未作深入分析。對此筆者認為，法院僅僅依據一份涉案專利的許可合同以及合同約定的許可費已經實際履行的證據，就將許可使用費作為侵權案件中的賠償依據，顯然不具有充分的說服力。相反，如果權利人將同一專利許可給多個市場主體，由此形成的許可使用費因是經過市場同行檢驗的，才能說公允代表專利權的市場價值。相反，如果權利人只同某一個市場主體簽訂許可協議，該協議約定的使用費便很難認為具有市場代表性，自然很難真實反映專利權的客觀市場價值。前已論及，許可使用費是被許可人使用權利人的知識成果獲取收益，審查許可費的合理性就應當考量涉案專利的競爭價值、對現有技術的貢獻程度、專利產品的獲利程度等。好孩子訴寶寶好案件中，涉案嬰兒推車售價150元，被侵權的外觀設計專利僅涉及嬰兒車的一個部件即「車輪轂」。這就要求法院應當通過考量嬰兒車的利潤、該外觀設計專利對於嬰兒車利潤的貢獻度、被許可人的生產能力、年生產銷售數量等因素，來綜合分析每年50萬元的許可使用費是否合理。惟有經過如此考量得出的參照許可費並據此確定賠償額的結論，才是令人信服的。

（三）脫離侵權事實，直接將許可使用費認定為賠償額

將許可合同約定的使用費作為賠償依據，不能脫離案件事實。要考慮案件中對專利的使用方式與許可合同中的使用方式的差異。司法實踐中，存在忽略案件事實，直接將權利人與他人達成的許可使用費作為賠償額的情形。在九陽案中，許可合同的許可期限同於專利有效期，即2001年12月8日至2019年6月1日，將近18年。換言之，許可合同所約定的300萬元許可使用費是被許可人在近18年的時間範圍內獨家使用涉案專利需要繳納的費用。2006年原告發現被告侵權即訴至法院，2007年5月終審判決判定被告停止侵權。筆者認為，即便該案中的許可協議可資參照，確定賠償額時也應當將侵權行為持續的時間、地域範圍、侵權產品數量等因素納入考量。遺憾的是，法院在該案審理中既沒有考慮被告侵權持續的時間，也未考慮原告許可協議的獨家屬性，便直接將許可合同所約定的為期18年的許可使用費作為侵權案件賠償額，顯然是不合理的。

類似的問題亦反映在在上海嘉洋實業發展有限公司訴吉林省洮兒河酒業有限公司、被告李昌佐侵犯專利權糾紛案中[10]。該案中，王毅、王政於1997年3月14日申請，於1998年4月16日獲得「瓶蓋」外觀設計專利授權。嘉洋公司與王政、王毅於1999年12月10日簽訂該外觀設計專利權轉讓合同，合同有效期自1999年12月10日至2007年3月14日，轉讓費為30萬元。需要說明的是，雖然原告與兩專利權人簽訂的是專利權轉讓合同，但兩專利權人仍然負責繳納專利年費，故該合同實為專利許可合同。2006年2月，原告發現被告洮兒河公司未經原告許可，擅自製造侵犯原告專利權的產品，被告李昌佐銷售專利侵權產品。法院認為，因本案原告的損失和被告的獲益均難以確定，原告請求按照專利許可使用費的一倍予以賠償合法，應當予以支持，判決被告洮兒河公司賠償原告損失30萬元。本案中，涉案瓶蓋專利系外觀設計專利，有效期將於2007年3月到期。原告於2006年2月發現被告侵權，此時距涉案專利到期以及許可合同到期僅有一年時間，但審理該案的法院同樣未將許可合同中的使用情況與侵權使用情況相聯繫。筆者認為，審理該案的法院在確定賠償額時，未能考量被告對涉案專利的使用時間、規模等侵權事實以及專利權即將到期等因素，直接將為期8年的許可使用費作為賠償額，如此適用法律得出的裁判結論難謂公允。畢竟有專利許可使用費可資參照，也僅是存在一個確定賠償數額的參照基礎，由於許可使用與侵權行為的類型、時間、地域範圍等可能並不相同，就需要法院結合具體案情來綜合考慮這些因素來確定賠償額，徑直將許可使用費作為賠償額的做法顯然值得商榷。

四、專利審判實踐中審查許可使用費的相關裁判規則

當前司法實踐中，以權利人就涉案知識產權與他人簽訂的許可使用協議所約定的許可使用費作為可參照的許可使用費，法官一般都要求該許可使用費已實際履行。也就是說，採用許可使用費計算方法必須以權利人之前取得過許可使用費為前提，缺少這個前提，則不能適用許可使用費的方法。即便存在權利人向他人許可使用類似知識產權，或其他人就類似知識產權發放許可，都不能作為可參照的許可使用費，如此適用許可使用費方法的範圍是非常局限的。鑒於對於以許可使用費確定賠償額方法在具體適用時應當審查哪些問題，現行法律及司法解釋的規定並不具體明確。部分法院遂通過審判，探索提煉出如下一些有益的裁判規則：

（一）審查專利實施許可合同的簽訂雙方是否存在利害關係

如果專利實施許可合同簽訂的雙方具有緊密的利害關係，如許可人系被許可人的法定代表人或股東，則該份許可協議的客觀真實性便值得存疑。在浙江黃岩賓王土工合成材料有限公司與瑞安新世紀排水帶廠侵害發明專利權糾紛一案中[11]，二審法院認為，「對於賓王公司在本案專利實施許可合同簽訂后，已實施了本案專利，這一事實本案雙方當事人無異議。但任再永與賓王公司在合同中約定的專利實施許可費用是否已實際履行，雙方存在較大爭議。鑒於任再用為賓王公司的法定代表人，兩者存在明確利害關係，且賓王公司與任再永未提供充分證據證明雙方已履行了約定的許可費用。故雙方約定的專利實施許可費的數額是否為雙方當事人真實意思表示，難以確認。」在華紀平、合肥安迪華進出口有限公司與上海斯博汀貿易有限公司、如東縣豐利機械廠有限公司、南通天龍塑業有限公司侵犯專利權糾紛一案中[12]，最高人民法院認為，「即使採用參照專利許可使用費的方法計算損害賠償額，原告也必須負責證明專利許可使用費的真實性和合理性。本案中，涉案專利實施許可合同簽訂時專利權人系被許可人的股東和法定代表人，二者之間顯然具有利害關係，雖然事後專利權人將其所有股份讓與他人並且不再擔任法定代表人，但僅據此並不能排除對該專利許可使用費的真實性和合理性的合理懷疑，況且原告也未能提供給證據證明該專利許可使用費已近實際支付並依法繳納了相應稅款，故該阿里許可使用費的真實性和合理性在本案中也不應當予以認定。」

（二）審查專利實施許可合同約定的許可使用費是否已實際支付

如果當事人只是提交了專利實施許可合同，即使該份合同已在國家知識產權局備案，但如果當事人不能提交證明許可使用費已經實際支付的相關證據材料，則法院將不會參照該份合同約定的許可使用費作為判賠依據。在梁景照與楊有洪專利侵權糾紛一案中[13]，二審法院認為，「專利實施許可合同簽訂后，合同實際履行的事實是人民法院選擇參照許可使用費的合理倍數作為賠償侵權損失的計算方法的基礎，這是因為人民法院在給予專利權人保護和制止侵權的同時，還要防止專利權人假借許可合同的形式虛列許可使用費蓄意提高索賠金額的情形。侵權人承擔的侵權責任應與其侵權行為給專利權人造成的損失相適應，否則，要求侵權人承擔權利人蓄意提高的索賠金額是顯失公平的，人民法院應當防止出現此種有違公平原則的情況。本案中，上訴人與永豐廠簽訂了專利實施許可合同，並提供永豐廠出具的支票和其開具的收據用以證明合同的實際履行，但上述證據均不足以證明永豐廠已將票面金額實際交付給上訴人，故原審法院沒有採納上訴人的主張，而是酌情確定本案的賠償金額，並無不當。」

關於有無實際履行許可使用費，歷來是各級法院對於專利許可使用費是否可以作為參照判賠依據時一個最為關注的因素。例如江蘇高院在其發布的《侵犯專利權糾紛案件審理指南2010》中指出，「確定專利許可使用費的專利實施許可合同應當是時機已經履行的，許可使用費也應當是實際已經支付的。在認定許可使用費的真實性、合法性時，應當注意審查專利實施許可合同及其備案證明、使用費發票、納稅憑證等證據。對於權利人將專利許可給自己或者親屬設立的公司而收取高額使用費的情況，應當嚴格審查。」廣東高院在關於《廣東法院「探索完善司法證據制度破解知識產權侵權損害賠償難」試點工作座談會紀要》的起草說明中指出，「在參照許可使用費計算賠償數額時，應當認真審核相關許可使用合同的真實合法性及其實際履行情況，即審查相關合同何時簽訂、許可費用是否合理、實際履行的發票、轉賬記錄等等，不能僅以許可使用合同簽訂雙方並無爭議為由認定許可使用費，防止原告為了獲得高額賠償而提供虛假的許可使用合同。」

（三）審查專利實施許可合同的許可地域範圍與案涉侵權行為地域之間的關聯性

如果權利人許可的地域範圍遍及數個省份，而案涉侵權行為所在地域只涉及其中一、二座城市，則法院在參照許可使用費時要考慮該費用均攤至每個城市的因素。在上海恆昊玻璃技術有限公司與岳陽經濟技術開發區春光玻璃有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案中[14]，二審法院認為，「本案中，恆昊公司許可康寧公司在六省份實施玻璃（一帆風順）專利的許可使用費為60000元，具體到每一個省份平均許可使用費為10000元，再具體到每一個地市平均許可使用費不超過1000元。原審判決根據侵權情節、專利許可性質、範圍及制止侵權行為的合理開支等因素，綜合確定賠償數額為5000元，這一數額在專利許可使用費的1至3倍之內，符合該司法解釋的規定，應予維持。上訴人的應參照專利許可使用費確定賠償數額為50000元的上訴請求不能成立，本院不予支持。」

（四）審查具體案情與許可使用在範圍、時間上的可比性，據以確定應當參照的合理許可費數額

最高人民法院早在專利法於2001年修正後便強調指出，「在實踐中適用許可費為標準計算賠償額，要注意使用費的給付方式、數額等要與侵權的範圍、時間等情形相適應，在確認相關許可使用合同是真實可信的基礎上，可以結合具體案情與許可使用費的可比性，充分考慮正常許可與侵權實施在實施方式、時間和規模等方面的區別，並體現侵權賠償金適當高於正常許可使用費的精神，作出合理的判賠決定。」[15]在再審申請人李會山與被申請人漯河燎原機械製造有限公司（以下簡稱燎原公司）侵害實用新型專利權糾紛一案的再審審查中[16]，最高人民法院即指出，「在參照專利許可使用費確定侵犯專利權的損害賠償數額時，要注意正常許可與侵權實施的可比性，充分考慮正常許可與侵權實施在實施方式、時間和規模等方面的區別。」在針對再審申請人張晶廷與被申請人衡水子牙河建築工程有限公司（以下簡稱子牙河公司）、衡水華澤工程勘測設計諮詢有限公司（以下簡稱華澤公司）侵害發明專利權糾紛一案的審理中[17]，最高人民法院在確定侵權人支付給權利人的經濟損失應如何與權利人此前與相關案外人簽訂的專利許可使用費掛鉤時，就作了很充分的說理示範，「張晶廷主張CL網架板的銷售價為155元。CL網架板的生產成本為104.4元，故CL網架板的利潤為每平方米50.6元。由於上述主張無其他證據佐證，故本院結合張晶廷在一審中提交的2007年與泰安華新建材有限責任公司CL網架板委託生產協議記載的CL網架板技術轉讓費、推廣費為每平方米11元、2008年與河北辛建建設集團有限公司就CL結構體系相關產品購銷合同中約定的CL結構體系專利使用費、技術服務費每平方米15元，張晶廷在本院申請再審階段認可網架板的許可費每平方米11元，以及本院再審審理中，張晶廷提交的三份技術轉讓合同。同時考慮涉案專利在被訴侵權施工方法中對產品利潤的影響，具體侵權行為所涉面積等因素，根據《中華人民共和國專利法》（2008年修正）第六十五條第二款的規定，酌定子牙河公司賠償張晶廷經濟損失40萬元。」

四、他山之石—美國專利司法實務確定許可使用費的相關規則

雖然透過立法、司法解釋和審判實踐，確立了參照專利許可使用費作為在專利侵權訴訟中確定賠償額的相關規則，但總體而言仍然存在需要細化、改進的空間。「他山之石，可以攻玉」，於此問題上，不妨將目光投射到美國的專利司法實務，了解美國法院在審理專利侵權糾紛案件中如何參照專利許可使用費來確定侵權賠償額，想必對於我們今後對此問題的認識與實操會有所裨益。

美國專利侵權訴訟中，責任一旦被認定，焦點就要轉向損害賠償的評估或衡平救濟。侵權救濟可以採取的方式有補償救濟（利潤損失或合理的使用費）、衡平救濟（臨時或永久性禁令）以及判付律師費。美國專利法第284條以內需勝訴的專利所有人獲得的「損害賠償足可抵償侵權」。侵權產品所造成的損害賠償的準確計算可能會很複雜，但是專利人有權獲得的賠償額不得少於「合理的使用費」。[18]

有時專利權人能夠但不是每次都能夠確定因侵權銷售而導致的利潤損失，在無法確定的時候，專利權人可以通過計算合理許可費而不是計算利潤損失，來獲得侵權銷售的賠償。[19]舉一個基於合理許可費計算損害賠償的簡單例子。在某個部件行業中標準的專利許可費是每售出一個部件需付5美元許可費。如果未經許可的被告銷售了100個侵權部件，則須向專利權人支付侵權銷售的合理許可費損害賠償為5乘以100，即500美元。[20]

在美國，具體確定合理許可使用費有三種方法。第一，根據已確定的許可使用費來確定；第二，通過假想談判方式來確定；第三，採用分析法來確定。已確定的許可使用費是指，一個通過自由談判並由足夠數量的被許可人支付的統一費率。這種使用費應當滿足以下條件：（1）在侵權發生之前已經被支付；（2）已經有一些人照此支付，表明其是被普遍接受的，具有合理性；（3）該使用費在許可發放的地區是統一的；（4）該使用費的支付不是在以訴訟相威脅或解決訴訟的情況下進行的。單個許可使用協議無法表明對使用費率合理性的一致認識或同意。使用費只有經那些有機會使用發明的一定數量的人支付才能表明對其合理性的普遍認可，才可以說是已經確立的使用費。法院有權參照已確立的使用費確定其審理案件適用的使用費，可以根據案件具體情況調高或者調低已確立的使用費。

但事實上，很多專利侵權糾紛案件中的第一種方法難以適用，因為很多案件並不存在行業標準費率或專利權人進行的大量在先許可而得到的「現實許可費標準」。在這種情況下，法院必須根據美國《專利法》第284條判斷怎樣的許可費率才是「合理的」。為此，美國法院往往轉而採用第二種方法。關於假象談判法（又稱虛擬談判法）的適用，美國聯邦巡迴上訴法院在Rite-Hite.v.Kelly案中提出，如果專利權人沒有確定的利潤損失，則應當就侵權獲得合理的許可使用費。合理的使用費可以是基於已確立的許可使用費（如果有的話）。如果沒有的話，則基於虛擬的原告與被告談判達成的結果。這個虛擬的談判以推定專利權有效為基礎，談判日期設定在被告侵權之時。美國法院在Panduit Corp.575F.2d1158中認為，計算合理許可費的關鍵因素在於，必須要立足於侵權行為發生的時間。法院必須確定專利權人在了解專利有效並且被侵權的前提下，可能接受的許可費率。要想達到上述目的，法院就要建立在「願意談判的許可人」和「有意談判的被許可人」之間的「假想談判」，並且在這種「假想談判」的基礎上，估計雙方可能達成一致的許可費。

假想談判是必要的模擬操作，這是因為除了隨後發生的侵權行為，雙方實際上從未形成任何許可。正如美國法院在Panduit案中所描述的，「確定侵權發生后的合理許可費不能被視為…等同於在真正『願意』談判的專利權人和被許可人之間進行的普通許可費談判。後者會構成侵權從不曾發生的錯覺，並且還將為競爭者提供一種選擇，使其以較為便捷的手段對專利權人實施『強制許可』…正如許多法律手段那樣，對侵權后合理許可費的確定是建立在法律虛擬的基礎上的。『合理許可費』是在無法證明利潤損失時，用來『補償』損失的手段。採用『合理許可費』這一方法進行分析時會假設存在『願意談判的』許可人和被許可人，他們彷彿是『聖誕精靈』，被依稀看到正在進行『許可』談判。當然，實際上雙方都不存在任何資源，也沒有任何許可，通常侵權人會被禁止繼續生產、使用或銷售專利產品。」因此，美國聯邦巡迴上訴法院將這種假想談判法形容為試圖為專利權人「主持公道」的方法[21]，在許多案件中，美國法院准許的許可費率遠高於行業標準。[22]

在Georgia-Pacific. v. U.S.Plywood-ChampionPapers,Inc.案中，美國法院確立了在專利許可談判中許可人與被許可人可能會加以考慮，從而會影響達成合理許可使用費的15個要素。該案的基本案情是Georgia-Pacific公司向美國聯邦紐約南區法院提出確認之訴，要求宣告U.S.Plywood-Champion Papers公司持有的三項專利無效，並確認原告的行為不侵權。被告反訴原告專利侵權和不正當競爭。該案最初被法院判定U.S.Plywood-Champion Papers公司不構成專利侵權，后被上訴法院認定構成侵權並據此撤銷一審判決併發回重審。案件發回重審后，法院委託專家確定Georgia-Pacific公司在本案中應得的賠償數額。最終法院在判決書中指出，「通過對一系列重要案例的總結，可以得出一個通常與確定合理的專利許可費相關、具有證據價值的事實因素的詳盡清單。以下所列的是一些看起來和本案的問題非常相關的一些因素（必要時可作適當變通）；

1.專利權人就訴爭專利所收取的許可費，以證明或試圖證明存在「既定的許可費標準；

2.被許可人為使用與訴爭專利類似的其他專利所支付的許可費率；

3.許可的性質和範圍，比如獨佔性與非獨佔性，是否對地域範圍、製成品的銷售對象等有限制；

4.許可人拒絕許可他人使用發明或者給許可設置特殊的條件，以維持該壟斷權的既定政策和銷售計劃；

5.許可人和被許可人之間的商業關係，比如它們是否是相同地域上相同領域的競爭者，或者他們是否為發明人與推廣者之間的關係；

6.銷售專利產品對促進被許可人的其他產品銷售的影響。對於許可人而言，發明在促進其非專利產品銷售方面的現有價值。此類衍生或附帶銷售的幅度；

7.專利的保護期限和許可的期限；

8.採用專利技術的產品的實際營利能力、商業上的成功和現在的受歡迎程度；

9.該專利產品相對那些用於產生類似結果的舊產品而言，所具有的用途和優點；

10.專利發明的性質，許可人所擁有和製造的體現該發明的商業產品的特點，該發明給使用者帶來的利益；

11.侵權者利用該發明的程度，證明這一利用價值的任何證據；

12.在特定行業或類似行業中，使用該發明或類似發明所獲得利益占利潤或售價的慣常份額；

13.可實現利潤中應該歸功於發明的份額，這一部分有別於非專利因素、製造流程、商業風險或侵權者添加重要技術特徵或改進等因素的貢獻；

14.合格的專家證詞；

15.假設許可人和被許可人都理性而自願嘗試去達成一個協議，雙方原本會同意（在侵權開始之時）的許可費數目。換句話說，這是一個審慎的被許可人（他希望獲得許可去製造和銷售體現該專利發明的特定產品），按照其商業計劃，願意支付的許可費數額。在支付許可費之後，被許可人還能實現合理的利潤，同時這一數額也會被一個審慎的願意發放許可的專利權人所接受。[23]

美國學者認為，上述第15項因素的許可費率，實質上包羅了前面的14個因素。換言之，第1至第14項因素的相關證據是最終確定第15項因素許可費率的依據。[24]筆者以為，雖然Georgia-Pacific案件中羅列的15項與確定合理專利許可使用費數額的因素，未必能全部適用於的專利侵權審判，但該案所詳細羅列的因素無疑有助於我們以更嚴謹、更規範、更科學及更精緻的思維，來考量確定專利侵權損害賠償數額時究竟應當如何合理參照權利人主張的許可使用費。特別是Georgia-Pacific案中提出的第2、3、7、11、12、15項因素，無疑也是前述專利許可貿易及司法實務所關切的因素。特別是，如果法院在審理中查明權利人此前已向多個市場主體發放過許可，存在被市場普遍認可的許可使用費，則可結合案件中的侵權事實，確定許可使用費作為賠償額，典型者如最高人民法院審結的張晶廷與衡水子牙河建築工程有限公司、衡水華澤工程勘測設計諮詢有限公司侵害發明專利權糾紛一案所作的分析。這樣的思考進路，可以避免專利權人在侵權糾紛發生后，與並不存在真實交易關係的第三人訂立許可使用協議，虛列高額使用費並以此謀求巨額賠償。如果通過審理髮現確實不存在被市場普遍認可的許可使用費的情況，則法官可以借鑒美國專利司法實務中提出的虛擬談判法，綜合考量多種因素來確定合理使用費，而不是簡單照搬許可協議中的使用費數額。筆者認為，結合的具體國情，下列這些因素具有普遍適用的條件：第一，是否存在可參照的許可使用費，該使用費包括權利人收取的使用費，被許可人支付的許可費等；第二，許可的類型、期限、範圍；第三，涉案專利的價值，包括專利的優勢、獲利的能力、市場認可度、專利對其他產品的促銷能力、專利在產品利潤中所佔比例等；第四，侵權使用情況，侵權人利用發明的程度、範圍、時間等。特別是要注意侵權情況與許可協議的條件與內容的可比性。

五、結語

知識產權侵權損害賠償額的確定問題是世界性難題。司法對於破解這一難題作出了不懈的探索，積累了寶貴的經驗。相較於對侵權獲利如何確定業已積累的豐富規則，司法實務對於參照專利許可使用費作為侵權賠償額的規則尚處於「供給不足」的狀態。本文嘗試在掌握相關適用專利許可使用費作為確定侵權賠償數額的第一手素材的基礎上，梳理問題，重塑規則，並透過比較法的觀察視角引進美國專利司法實務關於參照許可使用費量賠所確立的規則。希望透過這樣的實證性研究和比較性觀察，能夠為進一步豐富司法實務在本領域的思考奉獻綿薄之力。

[1]證據披露妨礙規則（又稱舉證妨礙規則）並非憑空創設，事實上該規則有堅實的法律依據為基礎，舉起要者包括《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第75條「有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利於證據持有人，可以推定該主張成立」、現行商標法第六十三條「人民法院為確定賠償數額，在權利人已經儘力舉證，而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。」、《最高人民法院關於適用的解釋》第一百一十二條：「書證在對方當事人控制之下的，承擔舉證證明責任的當事人可以在舉證期限屆滿前書面申請人民法院責令對方當事人提交。申請理由成立的，人民法院應當責令對方當事人提交，因提交書證所產生的費用，由申請人負擔。對方當事人無正當理由拒不提交的，人民法院可以認定申請人所主張的書證內容為真實。」近年來，法院利用這一規則作出了若干具有重大社會影響的案件，包括廣東高院審結的珠海格力電器股份有限公司與廣東美的製冷設備有限公司侵害發明專利權糾紛案、廣東歐鉑移動通訊有限公司與深圳市星寶通電子科技有限公司等侵害商標專用權糾紛案、佛山市海天調味食品股份有限公司與佛山市高明威極調味食品有限公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案，北京知產法院審結的北京握奇數據系統有限公司與恆寶股份有限公司侵害發明專利權糾紛案（北京知產法院在該案確定的判賠數額為人民幣5000萬，是該院成立至今判賠數額最高的專利侵權糾紛案件）。

[2]這一做法首推浙江高院，該院通過對權利信息和侵權信息進行綜合評估分析的基礎上，設置相應的權重指標係數和層級目標，最終引導法官行使司法裁量權來合理確定相對的賠償額度

[3]這一做法為江蘇高院所倡導，該院確定賠償額時注意以權利的市場價值作為參照，引導權利人積極運用市場假定法、可比價格法、行業平均法等經濟分析方法，提高損害賠償計算的科學性和合理性。同時，在涉及高額賠償的案件中，除積極推動審計鑒定外，還根據個案需要推動財務專家作為專家訴訟輔助人參與庭審調查，為法官提供賠償額的經濟學計算方法。

[4]有學者對於許可費賠償在司法實踐中的適用進行了實證考察。其以北大法寶為數據來源進行檢索，以「專利許可使用費」為關鍵詞，以「專利權權屬、侵權糾紛」為案由，對於包括最高人民法院公報、人民法院案例選、知識產權裁判文書集、北大法寶在內的11個資料庫進行全文檢索，得出2007年1月1日至2011年12月31日符合條件的數據共233條，其中有效數據共165條。在該165篇裁判文書中，有156篇是按照法定賠償來酌定賠償數額的，僅有6篇裁判文書肯定了許可費倍數賠償。參見紀璐：《美國專利侵權損害賠償制度及其借鑒》，南開大學2012年碩士論文，第56頁。

[5]據學者考察，美國的專利訴訟案件，合理許可使用費是損害賠償的主要形態。根據美國學者的調查，在1995年至1999年間，在專利侵權案件中專利權人獲得合理許可使用費作為損害賠償的比例為69%，2000年至2004年間為78%，而在2005年至2009年間則為80%，2011至2013年間為81%。在德國，法官在處理知識產權侵權損害賠償時最常用的辦法也是以被侵害的權利的使用費作為依據。德國法官認為這是最簡潔、最易操作，也是公平、合理的賠償方法。利用該方法，一方面，權利人無須揭露自身之商業秘密或無礙於其未能取得侵權人之商業秘密；另一方面，權利人亦免除證明所請求數額與專利所保護髮明間因果關係之負擔。這是德國專利侵權訴訟實務最常援用合理許可使用費的主要原因。根據德國學者研究分析，95%的專利侵權訴訟系以合理許可使用費來計算損害賠償數額。參見蔣志培：《論知識產權侵權損害賠償》，載趙中孚主編：《民商法理論研究》（第一輯），人民大學出版社1998年版

[6]徐紅菊：《專利許可法律問題研究》，法律出版社出版，第138頁。

[7]值得一提的是，南京中院知產庭早年就曾開創出按照無形資產折舊法確定許可費損失的模式。根據南京中院的介紹，「有些專利權人自己未與他人簽訂過使用合同，或雖有許可合同，但提成比例的具體數額無法確定的，訴訟時如何按該標準確定賠償數額呢？我們在審理專利侵權按鍵式，對於這種情況，先委託無形資產評估機關對專利權的價值進行評估，然後按其專利權的價值確定單位時間的價值，對照侵權人使用該專利的時間，扣除專利權人自己實施的比例，最後確定侵權人應支付的賠償額。但在確定單位時間專利權價值時，應考慮專利權整個保護期間各段的價值差別，即在專利有效初期其價值相對高，而越接近後期價值要相對低一些。」參見江蘇省南京市中級人民法院知識產權庭：《專利侵權案件賠償適用的標準》，載《人民司法》（1997年第7期），第19~20頁。

[8]山東省高級人民法院（2007）魯民三終字第38號民事判決書。

[9]江蘇省高級人民法院（2007）蘇民三終字第0102號民事判決書。

[10]哈爾濱市中級人民法院（2007）哈知初字第3號民事判決書。

[11]浙江省高級人民法院（2005）浙民三終字第254號民事判決書。

[12]最高人民法院（2007）民三終字第3號民事判決書。

[13]廣東省高級人民法院（2003）粵高法民三終字第16號民事判決書。

[14]湖南省高級人民法院（2005）湘高法民三終字第58號民事判決書。

[15]曹建明主編、最高人民法院民事審判第三庭編著：《新專利法司法解釋精解》，人民法院出版社2002年1月版，第103頁。

[16]最高人民法院（2013）民申字第2213號民事裁定書。

[17]最高人民法院（2012）民提字第125號民事判決書。

[18][美]謝爾登.W.哈爾彭、克雷格.艾倫.納德、肯尼思.L.波特：《美國知識產權法原理》，宋慧獻譯，商務印書館出版，第298頁。

[19]State Indus。,Inc. v.Mor-Flo Indus.,883 F.2d1573,1577（Fed.Cir.1989）

[20][美]J.M.穆勒；《專利法》（第3版），沈超、李華、吳曉輝、齊楊路譯，知識產權出版社出版，第474頁。

[21]TWM Mfg.v.Dura Corp.,789F.2d895,900（Fed.Cir.1986）負責審理該案的法官在判決中強調，「願意談判的被許可人/許可人方法必須靈活的用作有助於主持公道的手段」。

[22]例如Rite-Hite Corp.v.Kelley Co.,56F.3d1538,1554（Fed.Cir.1995）一案，負責審理該案的法院以全席審判的方式明確要求「將出售給零售商的每單位專利權人損失利潤的估算值的50%來確定合理的許可費比率」。

[23]崔國斌：《專利法：原理與案例》（第二版），北京大學出版社出版，第866-867頁。

[24]同注21，第476頁。

廣東省深圳市中級人民法院